IP UPDATE Les remaniements du système du brevet européen

IP UPDATE | March 2008 | 1                                                                            Hogan & Hartson LLP

IP UPDATE
Les remaniements du système du brevet
européen
Issu de la Convention sur le Brevet Européen du 5 octobre 1973, dite « Convention de Munich », le
système du brevet européen fait aujourd’hui l’objet de profonds remaniements, le but poursuivi
étant d’améliorer et de renforcer le système.

Il s’agit de trois séries de remaniements visant à lutter contre les limites auxquelles le système du
brevet européen se heurte : le caractère inadapté du système de délivrance (I), le coût financier
trop élevé du système linguistique (II) et l’insécurité juridique qui résulte du système juridictionnel
(III).

I. La Convention sur le Brevet Européen 2000 (CBE 2000) : le remaniement du système de
délivrance
Dans le cadre de cet update, « CBE 2000 » signifiera le texte amendé récemment.

La CBE 2000 est entrée en vigueur le 13 décembre 2007 dans tous les Etats qui étaient membres
de l’OEB à cette date. Elle s’applique également en Norvège et en Croatie, devenues membres le
1er janvier 2008, ainsi que dans tous les futurs Etats membres de l’Office Européen des Brevets
(OEB).

LA CBE 2000 s’applique aux demandes de brevets déposées à compter de cette date et aux
brevets délivrés sur la base de ces demandes. Pour les demandes de brevets pendantes au 13
décembre 2007 et les brevets délivrés avant cette date, la CBE 2000 contient des dispositions
particulières de droit transitoire. Ceci signifie que, pour chaque nouvelle mesure introduite par la
CBE 2000, il faut vérifier son applicabilité à la demande de brevet et au brevet concernés.

Depuis 1973, le nombre d’Etats membres de l’OEB (trente-quatre membres au 1er janvier 2008)
ainsi que le nombre de brevets européens ont considérablement augmenté. De nombreuses
évolutions technologiques et juridiques sont également intervenues.

Dans ce contexte, la CBE 2000 a engagé d’importantes réformes affectant, tant le droit matériel
des brevets, que la procédure de délivrance elle-même. Compte tenu de l’ampleur de ces
modifications, l’examen se concentrera sur les principales réformes, et n’a pas l’ambition d’être
exhaustif.

a)    Les réformes du droit matériel des brevets
–     L’exclusion de la brevetabilité des méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique
      et des méthodes de diagnostic (art. 53 c) CBE 2000). Aux termes de l’article 52 (4) de la
      CBE, n’étaient « pas considérées comme des inventions susceptibles d’application industrielle
      […] les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les
      méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal ».

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      Cette formulation revenait à refuser la brevetabilité des méthodes de traitement chirurgical ou
      thérapeutique et celle des méthodes de diagnostic en se fondant, non pas sur une exception à
      la brevetabilité, mais sur le défaut d’application industrielle de ces méthodes.

      L’article 53 c) de la CBE 2000 prévoit que « les brevets européens ne sont pas délivrés pour :
      […] c) les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et
      les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal ».

      La CBE 2000 a donc mis fin à la fiction du défaut d’application industrielle et gagne ainsi en
      cohérence, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de
      diagnostic ne relevant désormais plus de l’article intitulé « Inventions brevetables » mais de
      l’article consacré aux « Exceptions à la brevetabilité ». Ce nouveau fondement aura un impact
      réduit en pratique.

–     La brevetabilité des applications thérapeutiques ultérieures (art. 54 (5) CBE 2000). Dans
      le domaine des médicaments, la CBE admettait la brevetabilité de la première application
      thérapeutique. L’utilisation d’une substance ou composition pour la mise en œuvre d’une
      méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique ou d’une méthode de diagnostic, c’est-à-
      dire l’utilisation d’une substance ou composition en tant que médicament, pouvait ainsi être
      considérée comme nouvelle, même si la substance ou la composition était déjà connue.

      En revanche, la brevetabilité de la deuxième application thérapeutique ou celle des suivantes
      n’était pas admise par la CBE.

      Est qualifiée d’« application thérapeutique ultérieure », l’application d’une substance ou
      composition, déjà connue pour certaines vertus médicinales, pour le traitement d’autres
      pathologies.

      La question de la brevetabilité des applications thérapeutiques ultérieures a connu des
      solutions divergentes, l’OEB et les Etats membres n’ayant pas harmonisé leur jurisprudence.

      La Grande Chambre de Recours de l’OEB s’est prononcée en faveur de la brevetabilité des
      applications thérapeutiques ultérieures, tout en exigeant une rédaction particulière des
      revendications sur le modèle dit « de type suisse » : « utilisation d’une substance A pour le
      traitement d’une maladie B » (OEB Gcr., 5 décembre 1984, G5/83).

      En France, au contraire, la jurisprudence n’admettait pas la brevetabilité des applications
      thérapeutiques ultérieures.

      L’article 54 (5) de la CBE 2000 met fin à cette insécurité juridique en admettant expressément
      la brevetabilité des applications thérapeutiques ultérieures, à condition toutefois qu’elles ne
      soient pas comprises dans l’état de la technique.

–     L’intégration de la notion d’équivalents (art. 2 du Protocole interprétatif de l’art. 69 CBE
      2000). L’article 69 (1) de la CBE 2000 dispose que « l’étendue de la protection conférée par le
      brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par la teneur des
      revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications
      ».

      La CBE 2000 contient un Protocole interprétatif de son article 69, visant à fournir des
      indications sur son application et sur sa transposition dans les lois nationales des Etats
      contractants.

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      L’étendue de la protection conférée par un brevet européen peut varier d’un Etat à l’autre. En
      particulier, chaque Etat a une conception différente des « équivalents ».

      C’est pour palier à cette absence d’harmonisation que les délégations de la Conférence
      diplomatique ont tenté, en vain, de définir cette notion d’« équivalents ».

      A défaut de définition commune arrêtée, seule la notion d’« équivalents » a été introduite dans
      la CBE 2000 à l’article 2 du Protocole interprétatif de son article 69, ainsi rédigé : « pour la
      détermination de l’étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu
      compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications ».

      Le discussions continuent pour définir la notion d’« équivalents ». Bien qu’essentielle,
      l’intégration de la notion d’« équivalents » dans la CBE 2000 s’avère insuffisante, pour au
      moins deux raisons.

      D’abord, il est vraisemblable qu’en l’absence de définition commune, les Etats membres de
      l’OEB continueront à appliquer leur propre doctrine des « équivalents ». A titre d’exemple, les
      juges français entendront par moyens techniquement équivalents, deux moyens qui
      remplissent la même fonction en vue d’un même résultat ou d’un résultat de même nature, tout
      en ayant des formes ou des structures différentes, alors que d’autres juges feront référence à
      « l’homme du métier » et considèreront qu’un moyen est équivalent lorsqu’il est évident, pour
      l’homme du métier, que le fait d’utiliser un tel moyen remplit le même résultat que celui qui est
      obtenu à l’aide du moyen spécifié dans la revendication. Or, ces divergences sont regrettables.

      Ensuite, la notion d’ « équivalents » est introduite dans le Protocole interprétatif de l’article 69
      de la CBE 2000, relatif à « l’étendue de la protection », qui figure dans le Chapitre III de la
      CBE consacré aux « effets du brevet européen et de la demande de brevet européen ». Cette
      insertion se limite apparemment à la seule appréciation de la contrefaçon. On peut s’interroger
      sur la prise en compte des « équivalents » au stade de l’appréciation de la validité du brevet
      européen : en application de la CBE 2000, une invention doit-elle être considérée comme non
      brevetable, s’il existe un moyen équivalent dans l’état de la technique ?

b)    Les réformes de procédure
–     L’assouplissement des conditions nécessaires à l’obtention d’une date de dépôt (art. 80
      CBE 2000 et art. 40 du Règlement d’exécution). Suivant l’article 80 de la CBE, « la date de
      dépôt de la demande de brevet européen [était] celle à laquelle le demandeur [avait] produit
      des documents qui [contenaient] : a) une indication selon laquelle un brevet européen est
      demandé ; b) la désignation d’au moins un Etat contractant ; c) les indications qui permettent
      d’identifier le demandeur ; d) une description et une ou plusieurs revendications dans une des
      langues visées à l’article 14, paragraphes 1 et 2 […] ».

      Cet article a été modifié et renvoie dorénavant au Règlement d’exécution qui dispose en son
      article 40 : « la date de dépôt d’une demande de brevet européen est celle à laquelle le
      demandeur a produit des documents qui contiennent : a) une indication selon laquelle un
      brevet européen est demandé ; b) les indications qui permettent d’identifier le demandeur ou
      de prendre contact avec lui ; c) une description ou un renvoi à une demande déposée
      antérieurement ».

      Conformément aux dispositions du Traité sur le droit des brevets (PLT), la désignation d’au
      moins un Etat contractant et la production d’au moins une revendication ne sont plus exigées
      lors du dépôt. De même, la CBE 2000 ne contient plus d’exigence de langue. Ces
      modifications visent à assouplir les conditions à remplir pour obtenir une date de dépôt.

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      Les délais de grâce pour le paiement des taxes de dépôt, prévus à l’article 86 de la CBE, ont
      en revanche été supprimés.

–     L’extension du droit de priorité (art. 87 (1) et 87 (5) CBE 2000). Conformément à l’Accord
      sur les Aspects de Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (Accord sur les
      ADPIC), la CBE 2000 a étendu le droit de priorité aux demandes de brevet, de modèle d’utilité
      ou de certificat d’utilité, déposées « dans ou pour un membre de l’Organisation Mondiale du
      Commerce » (OMC). Elle a en outre autorisé le Président de l’OEB à reconnaître un droit de
      priorité aux pays n’appartenant ni à la Convention d’Union de Paris (CUP) ni à l’OMC, sous
      condition de réciprocité.

–     L’introduction d’une procédure de limitation ou de révocation (art. 105bis et 105ter CBE
      2000). Préalablement à l’entrée en vigueur de la CBE 2000, le brevet européen tel que délivré
      ou modifié suite à une procédure d’opposition, était immuable, au moins au niveau de l’OEB.
      Le titulaire qui estimait son brevet européen défectueux et souhaitait le modifier, voire le
      supprimer, ne disposait en effet d’aucune procédure au niveau européen.

      Au plan national, la limitation des revendications pouvait être ordonnée dans le cadre d’une
      action en nullité engagée à l’encontre d’un brevet européen, lorsque la nullité partielle du
      brevet était prononcée. Dans certains Etats contractants, comme la Grande Bretagne et
      l’Allemagne, une procédure nationale de limitation permettait, sur requête du titulaire, de limiter
      les revendications, la description ou les dessins du brevet. Cette faculté n’était pas admise en
      France.

      Aux termes des articles 105bis et 105ter de la CBE 2000, le titulaire d’un brevet européen
      dispose désormais d’une procédure administrative centralisée, lui permettant de limiter ou de
      révoquer son brevet. Cette procédure produira ses effets dans tous les Etats contractants pour
      lesquels le brevet européen a été délivré. Cette procédure peut notamment s’avérer utile pour
      lutter contre une action en nullité, voire l’éviter, lorsqu’un élément de l’état de la technique est
      révélé après la délivrance du brevet.

      La requête en limitation ou en révocation est présentée auprès de l’OEB, à tout moment après
      la délivrance du brevet, sauf pendant l’instruction d’une procédure d’opposition. Les effets de
      la limitation ou de la révocation sont rétroactifs.

–     L’introduction d’une procédure de requête en révision (art. 112bis CBE 2000). « Toute
      partie à une procédure de recours aux prétentions de laquelle la décision de la chambre de
      recours n’a pas fait droit peut présenter une requête en révision de la décision par la Grande
      Chambre de recours ».

      Cette nouvelle voie de recours équivaut à un troisième degré de juridiction. La requête en
      révision doit cependant être fondée sur la violation d’une règle fondamentale de procédure ou
      sur une infraction pénale ayant pu avoir une incidence sur la décision.

II.   L’Accord de Londres : le remaniement du système linguistique
L’Accord de Londres a été adopté le 17 octobre 2000. Il entrera en vigueur le 1er mai 2008 dans
13 Etats membres de l’OEB, à savoir l’Allemagne, la Croatie, le Danemark, la France, l’Islande, la
Lettonie, le Liechtenstein, le Luxembourg, Monaco, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Slovénie et
la Suisse. La Suède devrait également ratifier cet accord avant le 1er mai 2008.

Dans ces Etats, l’Accord de Londres s’appliquera aux brevets européens pour lesquels la mention
de la délivrance sera publiée dans le Bulletin européen des brevets à partir du 1er mai 2008. Des
dispositions transitoires ont été adoptées par le Liechtenstein, le Royaume-Uni et la Suisse,

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permettant l’application du nouveau régime de traduction aux brevets européens pour lesquels la
mention de la délivrance sera publiée à partir du 1er février 2008.

S’agissant des Etats qui ratifieront ou adhéreront à l’Accord de Londres postérieurement au 1er
mai 2008, l’accord entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le dépôt de
l’instrument de ratification ou d’adhésion par l’Etat partie concerné.

L’Accord de Londres est le résultat des travaux engagés par la Conférence intergouvernementale
des Etats membres de l’OEB, tenue en France en 1999, dans le but de réduire le coût du brevet
européen. Les coûts de traduction du brevet européen étant l’un des facteurs contribuant au coût
élevé du brevet européen, l’accord de Londres vise à limiter les exigences en matière de traduction.

Actuellement, le dépôt d’un brevet européen doit être effectué dans l’une des trois langues
officielles de l’OEB (anglais, allemand ou français). La procédure d’examen et la publication du
brevet délivré ont lieu dans la langue de dépôt. Au stade de la validation du brevet européen,
chaque Etat peut contraindre le titulaire à fournir une traduction de l’intégralité du brevet
(descriptions, légendes des dessins et revendications) dans l’une de ses langues officielles ou
dans la langue officielle dont il a imposé l’utilisation, afin que le brevet puisse produire ses effets
dans l’Etat concerné.

Les Etats parties à l’Accord de Londres s’engagent à renoncer, en tout ou dans une large mesure,
à la traduction du brevet européen dans leur langue nationale. Concrètement, les dispositions de
cet accord conduisent à distinguer trois catégories d’Etats parties :

–     Les Etats parties ayant une langue officielle en commun avec les langues officielles de
      l’OEB. L’Allemagne, la France, le Liechtenstein, le Luxembourg, Monaco, le Royaume-Uni, et
      la Suisse sont concernés. Ces Etats renonceront à la traduction de l’intégralité du brevet
      européen dans leur langue nationale alors même que le brevet sera déposé dans une langue
      étrangère. Les revendications seront toujours disponibles dans les trois langues officielles de
      l’OEB.

–     Les Etats parties n’ayant aucune langue officielle en commun avec les langues
      officielles de l’OEB. La Croatie, le Danemark, l’Islande, la Lettonie, les Pays-Bas et la
      Slovénie sont concernés. Ces Etats renonceront à la traduction de l’intégralité du brevet
      européen dans leur langue nationale mais pourront exiger la traduction de l’ensemble du
      brevet dans celle des trois langues officielles de l’OEB qu’ils auront prescrite (l’anglais pour la
      Croatie, le Danemark, l’Islande et les Pays-Bas ; aucune langue pour la Lettonie et la
      Slovénie). Ces Etats pourront également exiger la traduction des revendications dans leur
      langue nationale.

–     Les Etats non parties. Une vingtaine d’Etats sont concernés, parmi lesquels certains Etats
      fréquemment désignés par les titulaires de brevets européens et notamment l’Autriche,
      l’Espagne et l’Italie. Ces Etats continueront à faire valoir les exigences actuellement en vigueur
      en matière de traduction.

En cas de litige relatif à un brevet européen, les Etats parties à l’Accord de Londres pourront
toujours ordonner au titulaire du brevet de fournir, à ses frais, au contrefacteur présumé et à la
juridiction compétente une traduction complète du brevet dans une langue officielle de l’Etat
concerné.

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III. Le projet d’accord sur le règlement des litiges : le remaniement du système
juridictionnel (« The European Patent Litigation Agreement » - EPLA)
L’EPLA est un projet d’accord international facultatif qui vise à instaurer une nouvelle organisation
judiciaire internationale compétente en matière de validité et de contrefaçon du brevet européen, la
Cour européenne des brevets. Le système mis en place ne s’appliquerait qu’aux Etats parties à la
CBE qui décideraient d’y adhérer. Le dernier projet EPLA a été élaboré par le groupe de travail «
Contentieux » de l’OEB en décembre 2005.

Aujourd’hui, les litiges relatifs à la validité et à la contrefaçon du brevet européen sont soumis aux
juridictions nationales. Dans la mesure où un brevet européen, une fois délivré, devient un faisceau
de brevets nationaux, son titulaire peut être conduit à saisir plusieurs juridictions pour faire valoir
ses droits. Les litiges parallèles sont onéreux et risquent d’aboutir à des décisions divergentes. En
outre, les différences entre les systèmes judiciaires nationaux incitent souvent les parties à
pratiquer le « forum shopping ».

Le projet EPLA a pour but d’unifier ce contentieux en vue d’une meilleure sécurité juridique.

La Cour européenne des brevets serait constituée d’un Tribunal de première instance et d’une
Cour d’appel. La division centrale du Tribunal et la Cour d’appel seraient situées au siège de
l’Organisation Européenne du Contentieux des Brevets (OECB). Un certain nombre de divisions
régionales du Tribunal de première instance seraient situées dans les Etats parties à l’accord.

La Cour européenne des brevets aurait une compétence exclusive pour statuer sur les actions en
nullité ou demandes reconventionnelles en nullité, sur les actions en dommages-intérêts ou en
indemnité découlant de la protection provisoire conférée par une demande de brevet européen
publiée, ainsi que sur les actions en contrefaçon, en menace de contrefaçon ou en déclaration de
non contrefaçon d’un brevet européen.

Les juridictions nationales demeureraient compétentes pour ordonner les mesures provisoires et
conservatoires prévues dans leur droit national et ordonner la saisie provisoire de biens à titre de
garantie pour tous dommages-intérêts, toute indemnité, tous frais ou tout autre paiement résultant
d’une procédure devant la Cour européenne des brevets.

Pendant une période transitoire de sept ans, les juridictions nationales des Etats contractants
auraient compétence parallèlement à la Cour européenne des brevets.

S’agissant du coût d’un contentieux en matière de brevet européen, l’OEB conclut qu’il devrait être
moins élevé. Il apparaît, au contraire, qu’un contentieux devant la Cour européenne des brevets
devrait s’avérer plus onéreux qu’un contentieux devant une juridiction nationale et c’est seulement
à compter du troisième litige parallèle que le contentieux EPLA deviendrait plus avantageux.

Depuis la fin de l’année 2005, le projet EPLA est prêt à être soumis à une conférence
intergouvernementale des Etats membres de l’OEB. La convocation de cette conférence a
toutefois été ajournée en raison des travaux de l’Union Européenne (UE) visant à la création du
brevet communautaire – titre unitaire et autonome, valable pour l’ensemble du territoire de l’UE –
qui aurait son propre système juridictionnel.

En avril 2007, la Commission européenne a publié une communication au Parlement européen et
au Conseil afin de relancer les négociations sur le brevet communautaire et le système de
résolution des litiges en matière de brevets en Europe. Elle a constaté une bipolarisation des
positions des Etats membres de l’UE. Certains Etats sont favorables au projet EPLA instaurant une
juridiction centralisée internationale sur le fondement de la CBE. D’autres sont favorables à
l’établissement d’une juridiction communautaire chargée du règlement des litiges en matière de

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brevets européens et communautaires sur le fondement du Traité instituant la Communauté
Européenne (Traité CE).

Dans ces conditions, la Commission européenne a formulé une proposition intermédiaire visant à
créer un « ordre judiciaire unifié et spécialisé » qui aurait compétence pour les litiges sur les
brevets européens et communautaires. Il s’agirait apparemment d’une juridiction non-
communautaire, créée par un traité international dont la Communauté Européenne, ses Etats
membres et les autres Etats parties à la CBE seraient, s’ils le souhaitent, parties contractantes.

Le 27 février 2008, le Conseil de l’Europe a publié un nouveau document de travail concernant le
projet de juridiction européenne compétente en matières de brevets européens et de futurs brevets
communautaires.

Le régime juridictionnel centralisé des brevets en Europe reste donc à déterminer.

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