PROTECTION DE L'INNOVATION - DU GBM Frédérique FAIVRE PETIT
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PROTECTION DE L’INNOVATION
DU GBM
11 janvier 2016
Frédérique FAIVRE PETIT
Associée – Conseil de Propriété Industrielle – Mandataire en Brevets Européens
©2016 Regimbeau
Protection de l’innovation
Introduction
Brevets
Principe
Coûts
Stratégie
Savoir-faire – Secret
Organisation
Cahier de laboratoire
Contrats
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 2
Protection de l’innovation
Introduction
Brevets
Principe
Coûts
Stratégie
Savoir-faire – Secret
Organisation
Cahier de laboratoire
Contrats
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 2
Protection de l’innovation
Contrats
Savoir faire/Secret
Cahiers de laboratoire
Bases de données
Brevets
Echantillothèque CCP
Extension pédiatrique
Marques, Dépôt de matériel biologique
Dessins & Modèles
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 4
Protection de l’innovation
Pourquoi ?
Valorisation des recherches et travaux
Visibilité / publications
Message de gestion et de stratégie
Favorise et structure les partenariats / collaborations…
Actif immatériel Valeur de la société
Actions possibles contre tiers non autorisés
Audit / Investisseurs
Comment ?
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 2
Protection de l’innovation
Introduction
Brevets
Principe
Coûts
Stratégie
Savoir-faire – Secret
Organisation
Cahier de laboratoire
Contrats
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 2
Brevets Principe
Qu’est-ce qu’un brevet ? …. Et une invention ?
Pas de définition positive mais…
● … n’est pas une découverte, ni une théorie scientifique, ni une méthode
mathématique, ni une création esthétique, ni un plan, principe ou
méthode dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou
dans le domaine des activités économiques , ni un programme d’ordinateur
(Art. L611.10, al. 2 CPI)
● …. n’est pas une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique du
corps humain ou animal, ni une méthode de diagnostic appliquée au corps
humain ou animal (Art. L611.16 CPI, Art. 53c) CBE)
● …son exploitation n’est pas contraire à la dignité de la personne humaine, à
l’ordre public ou aux bonnes mœurs…(Art. L611.17 CPI, Art. 53 CBE)
●….n’est ni le corps humain…, ni un procédé de clonage, …, ni l’utilisation
d’embryons humains à des fins industrielles…(Art. L611.18 CPI, R.28&29 CBE))
●….n’est ni une race animale, ni une variété végétale ….(Art. L611.19 CPI,
Art. 53b) CBE)
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 7Brevets Principe
Qu’est-ce qu’une invention ?
Un produit
● un composé; matériau; polymère...
● une composition; une formulation…
● un dispositif; une machine….
Un procédé / une méthode
● de fabrication; d’extraction…
● d’identification de sujets à risque; de détermination d’une prédisposition ...
● de traitement d’image; de conditionnement de l’air …
Une utilisation
● pour augmenter/inhiber une fonction….
● pour détecter…
● pour une seconde (ou ultérieure) indication thérapeutique…
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 8Brevets Principe
Qu’est-ce qu’une invention ?
Solution à un problème technique (1/3)
Doit être…
● NOUVELLE …
● IMPLIQUER UNE ACTIVITE INVENTIVE, et
● SUSCEPTIBLE D’APPLICATION INDUSTRIELLE
● + SUFFISAMMENT EXPOSEE DANS LA DEMANDE
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 9Brevets Principe
Qu’est-ce qu’une invention ?
Solution à un problème technique (2/3)
Brevetabilité, les références :
● L’état de la technique :… tout ce qui a été rendu accessible au public avant
la date de dépôt de la demande…
- de quelque manière que ce soit
- où que ce soit
- par qui que ce soit
- n’importe quand
- quelle que soit la langue
NOUVEAUTE
ACTIVITE INVENTIVE
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 10Brevets Principe
Qu’est-ce qu’une invention ?
Solution à un problème technique (3/3)
Brevetabilité, les références :
● L’homme du métier :
- créature – virtuelle personne unique ou plurielle
- prudente ne va pas à l’encontre de préjugés
pas de démonstrations imprévisibles
pas de risques incalculables
- savante mais pas trop ! connaissances normales du domaine
accès à tous les éléments et moyens
de l’état de la technique
- n’est pas l’inventeur !
ACTIVITE INVENTIVE
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 11Brevets Principe
Qu’est-ce qu’une invention ?
Brevetabilité, les critères :
● La nouveauté :
- critère absolu
- est-ce que l’invention est divulguée dans un unique document ?
● L’activité inventive :
- critère plus subjectif
- est-ce que, pour un homme du métier, l’invention découle de manière
évidente de l’enseignement d’un ou plusieurs document(s) ?
● La suffisance de description
- faisabilité/reproduction de l’invention
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 12Brevets Principe
Qu’est-ce qu’un brevet ?
Une description
● l’art antérieur
● la problématique
● la solution = l’invention
● la description de l’invention
● les exemples
le cœur de l’invention
Des revendications les limites de l’invention
● produits / compositions
● utilisations
● procédés / méthodes
Des figures / Des séquences
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 13Brevets Principe
Qu’est-ce qu’un brevet ?
Une invention Un territoire
Une durée
Un droit exclusif
d’exploitation
Une divulgation
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 14Brevets Principe
Qu’est-ce qu’un brevet ?
Une invention
Un territoire
Unique concept
inventif
Une durée Un état ou
Une région
20 ans
(+?)
Un droit exclusif
d’exploitation
Une divulgation
Un droit
d’interdire
Publication
18 mois
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 15Brevets Principe
Investigations
Recherches DEPOT
DEPOT Extension Publication Délivrance
1ère validations étranger
……
T= 0 T+12 mois T+18 mois T+2-5 ans
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 16Brevets Principe
Investigations
Recherches DEPOT
DEPOT Extension Publication Délivrance + Maintien
1ère validations étranger en vigueur
……
T= 0 T+12 mois T+18 mois T+2-5 ans
Jusqu’à
T+20 ans
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 17Brevets Principe
Veille – Concurrence - Contrats
Investigations
Recherches DEPOT
DEPOT Extension Publication Délivrance + Maintien
1ère validations étranger en vigueur
……
T= 0 T+12 mois T+18 mois T+2-5 ans
Jusqu’à
T+20 ans
Gestion de portefeuille
Investisseurs
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 18Brevets Les coûts
Période secrète
1er Dépôt t=9/10 mois Publication
t=0 Rapport de t=12 mois t=18 mois t=30/31mois
Recherche
Etat de la
technique Europe
US
PCT
Japon
Année de priorité Australie
Chine
……..
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 19Brevets Les coûts
€€ € €€ €€€€
€€€€
Période secrète
1er Dépôt t=9/10 mois Publication
t=0 Rapport de t=12 mois t=18 mois t=30/31mois
Recherche
Etat de la
technique Europe €
US €
PCT
Japon €
Année de priorité Australie €
Chine €
…….. €
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 20Brevets Les coûts
Quand et pour quoi interviennent les coûts ?
Taxes officielles / Annuités
Honoraires du Conseil en PI
Débours des confrères étrangers
● Rédaction de dépôt des demandes de brevet
● Préparation et dépôt des réponses aux rapports de recherche et lettres officielles
● Certaines étapes de procédure : requête en examen, dépôt/régularisation de
certaines pièces, délivrance
● Maintien en vigueur des demandes et brevets
En France
et dans chaque pays étranger
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 21Brevets Stratégie
Pas de portefeuille brevets sans stratégie de protection
Exclusivité / Divulgation
Territoires
Titulaire(s) / Inventeur(s)
Gestion / Audit
Contrats
Veille
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 22Brevets Stratégie
Exclusivité ?
Protection par brevet
Secret
Divulgation ?
Défensive
- empêcher les tiers de breveter par la suite
Offensive
- s’imposer sur un marché sans être bloqué par des tiers
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 23Brevets Stratégie
Territoires ?
Marchés cibles
Fabrication
Licenciés
Concurrents
Population
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 24Brevets Stratégie
Territoires ?
Marchés cibles
Fabrication Coûts ?
Licenciés
Concurrents
Population
Groupes de territoires selon l’importance de
l’invention
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 25Brevets Stratégie
Qui a droit au brevet ?
Titulaire(s) Inventeur(s)
● Titulaire = détenteur des droits / propriétaire
- peut être le déposant ou le cessionnaire
- en général = entreprise ou organisme employeur si l’inventeur
est un salarié
● Inventeur = toujours une personne physique
- concepteur de l’invention
- mission inventive (ou non)
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 26Brevets Stratégie
Qui a droit au brevet ?
Les problématiques:
● Titulaire = doit pouvoir justifier de ses droits
- si c’est l’employeur de l’inventeur , cf CPI
- sinon : contrats spécifiques
- propriété des résultats en cas de collaboration, contrat de
consortium……
- co-propriété
● Inventeur = si c’est un salarié du déposant, cf CPI
- sinon (mandataire social, stagiaire, thésard, post-doc…):
contrats spécifiques
- agents publics : régime spécifique de rémunération
- désignation cruciale mais parfois « sensible »
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 27Brevets Stratégie
Audit de portefeuille : les investigations (1/2)
● Etat du portefeuille, statut des demandes et brevets
● Synthèse de la stratégie de protection/portée des brevets obtenus
● Evaluation des risques PI :
- liberté d’exploitation (risque de contrefaçon de brevets tiers)
- invalidation de brevet en réponse à une action en contrefaçon
● Vérification de la propriété et de l’origine des droits
- désignation des inventeurs
- contrat de copropriété
- …….
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 28Brevets Stratégie
Audit de portefeuille : les investigations (2/2)
● Revue des contrats (NDA, MTA, contrats de prestations de service,
de collaboration de recherche, de licence, de consortium…)
● Revue de la gestion PI / savoir-faire
● Autres droits de PI
● Risques liés à d’éventuels litiges en cours ou potentiels
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 29Brevets Stratégie
Veille
● Surveillance des concurrents
- produits
- projets
- partenariats
- portefeuille PI
● Surveillance de l’évolution d’une technologie
- cartographie / mapping
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 30Protection de l’innovation
Introduction
Brevets
Principe
Coûts
Stratégie
Savoir-faire – Secret
Organisation
Cahier de laboratoire
Contrats
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 2Savoir faire – Secret Organisation
Distinguer l’invention protégée du savoir-faire :
● Invention brevetée → demande de brevet → publication
● Invention non brevetée/-table → publique ou secrète ?
● Savoir-faire: informations techniques, secrètes et substantielles,
identifiées de toutes manières appropriées.
Peut constituer tout ou partie de la valeur industrielle
d’un laboratoire / d’une société
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 32Savoir faire – Secret Organisation
Questions à se poser :
● Information publique ou secrète ?
● Information secrète = (vraiment) non accessible aux tiers ?
● Organisation pour maintenir le secret ?
● Personnes tenues au secret ?
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 33Savoir faire – Secret Organisation
Protection du savoir-faire :
● Le secret !
● Organiser le secret :
- en interne : signalétique, codes, accès restreints, contrat de travail,
cahiers de laboratoire, enveloppe Soleau, stockage,
règles de comportement, circulation de l’information…
- avec l’extérieur : signalétique, codes, accès restreints, accord de
confidentialité….
CONTRAIGNANT !
● Contrat de transfert de savoir-faire
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 34Savoir faire – Secret Brevet v. Secret
BREVET SECRET
Invention brevetable Brevetabilité douteuse / stratégie
Titre officiel Gestion contraignante
Facilement négociable Négociation plus délicate
Action en contrefaçon Recours limité
Publication à 18 mois Pas de publicité
Coûts de protection Coûts non négligeables
Important pour évaluation Important pour évaluation
Brevets tiers
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 35Savoir faire – Secret Cahiers de laboratoire
QUOI ?
Cahier broché ou relié sans feuille mobile
● cahier numéroté
● pages numérotées
● nom de l’utilisateur
● nom du propriétaire du cahier / des résultats
→ université, organisme, société…
Chaque page comporte en bas 2 parties destinées à être datées et
signées par 2 personnes différentes :
● l’utilisateur
● un tiers / témoin (capable de comprendre les travaux de recherche
ou consignes, si possible pas l’inventeur)
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 36Savoir faire – Secret Cahiers de laboratoire
POURQUOI ?
Le cahier de laboratoire permet à la fois de…. :
● garantir la traçabilité des expériences du laboratoire
● transmettre les connaissance du laboratoire en interne ou à des tiers
( Contrat de transfert de savoir-faire)
● éviter les déperditions liées
▫ aux feuilles volantes et autres éléments manuscrits
▫ au départ des chercheurs
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 37Savoir faire – Secret Cahiers de laboratoire
POURQUOI ?
….. et aussi :
● d’établir un état de la recherche du laboratoire / société
→ savoir-faire
● d’établir la date de la conception d’une invention
→ moins utile depuis le changement de loi aux Etat-Unis
● d’établir l’état des connaissances de la société à une date
déterminée
→ informations confidentielles / non confidentielles
→ avant et pendant l’exécution du contrat
● d’établir la possession personnelle antérieure en France
(Art. L.613-7 CPI)
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 38Savoir faire – Secret Cahiers de laboratoire
QUI ?
Toute personne réalisant des travaux de recherche et donc
générant des informations dans une unité de recherche ou
au sein d’une société:
● Chercheurs
● Ingénieurs
● Techniciens
● Thésards
● Post-doc
● DEA
● Stagiaire…
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 39Savoir faire – Secret Cahiers de laboratoire
COMMENT ?
Le cahier de laboratoire doit comporter toutes les notes,
réflexions, hypothèses, synthèses, compte rendu
(d’expériences, de réunion..)
Ecrire à l’encre indélébile, sans effacer (mais rayer), sans
sauter de ligne, sans laisser de blanc (ou ≪ barrer ≫ le
passage)…
Dater et signer toute modification
Ne pas arracher de page
Organiser la gestion et le stockage
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 40Savoir faire – Secret Cahiers de laboratoire
COMMENT ?
□ Dater et coller les résultats sous forme photos, graphes, spectres,
informatiques.. et signer a cheval sur le document et le cahier
□ Signer chaque page du cahier tous les jours
□ Faire cosigner régulièrement (chaque semaine, quinzaine…) par un
tiers, chaque page du cahier
● ce tiers doit faire partie de la société / entité pour des raisons de
confidentialité
● ce tiers doit comprendre ce qui est mentionné/consigné dans le
cahier
● ce tiers ne doit pas être impliqué dans les travaux
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 41Protection de l’innovation
Introduction
Brevets
Principe
Coûts
Stratégie
Savoir-faire – Secret
Organisation
Cahier de laboratoire
Contrats
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 42Contrats
Que faire d’un brevet ? Le valoriser !!
Copropriété
Cession
Licence
Accord de confidentialité
Material Transfer Agreement
…
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 43Contrats
Co-propriété
● Régime général
Article L. 613-29 CPI : La copropriété d’une demande de brevet ou d’un brevet est régie par les
dispositions suivantes :
a) Chacun des copropriétaires peut exploiter l’invention à son profit, sauf à indemniser équitablement…
b) Chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon à son seul profit….
c) Chacun des copropriétaires peut concéder à un tiers une licence d’exploitation non exclusive à son
profit, sauf à indemniser…
Toutefois, le projet de concession doit être notifié…
Dans un délai de trois mois suivant cette notification…
A défaut d’accord dans le délai prévu…
d) Une licence d’exploitation exclusive ne peut être accordée qu’avec l’accord de tous les copropriétaires
ou par autorisation de justice.
e) Chaque copropriétaire peut, à tout moment, céder sa quote-part…..
● Règlement de copropriété
- dès que possible
- négociations
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 44Contrats
Co-propriété
● Règlement de copropriété / clauses spécifiques
A. la répartition
- des parts de copropriété
- des fruits d’exploitation
- des frais
B. la gestion
C. l’exploitation
- par le(s) copropriétaire(s)
- par un licencié
D. sortie
- cession
- abandon de quote-part
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 45Contrats
Cession (contrat de vente)
● Cédant = celui qui vend
● Cessionnaire = celui qui achète
● Les parties, l’objet, le prix….
● Changement de titulaire du brevet = transfert de propriété
● PAS DE CHANGEMENT DU/DES INVENTEUR/S
● Inscription au registre des brevets
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 46Contrats
Licence (contrat de location)
● Objet
● Domaine
● Territoire/s
● Exclusivité ?
● Droit de sous-licence
● Durée
● Garanties
● Conditions financières
● Pas de changement de titulaire du brevet
……
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 47Contrats
Licence (contrat de location)
● Droits du Licencié
- exploitation de l’invention
….. dans les limites du contrat
● Obligations du Licencié
- exploitation de l’invention
… effective et sérieuse
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 48Contrats
Accord de confidentialité
Si communication…
● ….d’une demande de brevet non publiée
● ….de savoir-faire
● ….de concept / stratégie
● ….de produit / packaging / dispositif
dans tous les cas où l’information rendue « accessible » (même momentanément)
doit rester secrète par la suite, et/ou pour les tiers.
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 49Contrats
Accord de confidentialité
● lors de négociations
● lors de visite de site / d’usine / de laboratoire
● avec sous-traitants
● avec collaborateurs « de passage »
- thésard, post-doc,
- CDD, stagiaire…
● avec salariés (dans contrat de travail)
●…..
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 50Contrats
Material Transfer Agreement
Contrat communiquant du matériel biologique à
des fins de recherche
Spécificités :
□ contrat = signature par personne habilitée
□ attention à la clause de PI
□ pas transfert de propriété / finalité de la communication
□ standardisé / anglais / « formulaire »
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 51Contrats MTA
Contrat communiquant du matériel biologique à
des fins de recherche
A prévoir :
□ circulation du matériel biologique
□ fin du contrat : restitution/destruction du matériel
□ suite du contrat : développement, recherche, licence…
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 52Protection de l’innovation
Que confère le brevet ?
Un droit exclusif d’exploitation
Un droit d’interdire… (Art. L613-3 CPI) + cf Art.L613-4 CPI)
● a) la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien
l’importation, l’exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du
produit objet du brevet;
● b) l’utilisation du procédé objet du brevet….
● c)l’offre…. du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.
… mais pas d’interdire (Art. L613-5 CPI)
● a)b) des actes accomplis dans cadre privé /à des fins non commerciales/à titre expérimental
● c) à la préparation de médicaments faite extemporanément….
● d) aux études et essais requis en vue de l’obtention d’une AMM pour un médicament, ainsi
qu’aux actes nécessaires à leur réalisation et à l’obtention de l’autorisation;
…
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 53Protection de l’innovation
Que faire d’un brevet ? Le faire valoir !!
Action en contrefaçon
● exclusivité du TGI de Paris
● saisie contrefaçon
● interdiction provisoire
● action possible en référé
● assignation = action au fond
● expertise ?
● échanges de conclusions → plaidoiries →jugement
● Appel
● Cassation
● Procédure nationale / Brevet national / Brevet EP
● Procédure unique / futur Brevet Unitaire
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 54Protection de l’innovation
Que faire des brevets… des autres ?
Les surveiller !!
Les attaquer !!
Action en nullité
● TGI Paris
● Intérêt à agir
● Remise en cause de la brevetabilité
● Effet national
Opposition
● Office Européen des brevets
● Dans les 9 mois après la publication de la mention de délivrance
● Pas d’intérêt à agir
● Remise en cause de la brevetabilité
● Effet dans les 38 états membres
DU GBM-11 janv.2016 ©2016 Regimbeau Page 55MERCI POUR VOTRE ATTENTION !
Frédérique FAIVRE PETIT
faivrepetit@regimbeau.eu
www.regimbeau.eu
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