Revue des décisions extrajudiciaires relatives aux noms de domaine
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Revue des décisions
extrajudiciaires relatives aux
noms de domaine
2022.01 • Décembre 2021
www.iptwins.com info@iptwins.com +33 (0)1 42 78 93 121. Les modes alternatifs de règlement des litiges relatifs aux noms
de domaine sont nombreux et variés. La transaction menée en cours de
procédure extrajudiciaire en est une. Diverses raisons peuvent engager le
propriétaire d'une marque sur cette voie. C'est tout particulièrement le
cas lorsque le défendeur démontre, de manière irréfragable, qu'il détient
un droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine. En pareille situation,
la plainte serait vouée à l'échec et l'option relevant de la transaction
paraîtrait s'imposer. On peut deviner que ce fut le cas, par exemple, dans
l'affaire concernant le nom de domaine youchooseyourgift.com, et ce en
raison du caractère indubitablement descriptif de la marque (WIPO,
D2021-3212, Choose-your-gift.com LLC, ,
terminated). Dans le même ordre d'idée, on voit mal comment des plaintes
visant respectivement les noms de domaine ,
d'une part, et et , d'autre
part, auraient pu aboutir en faveur des demandeurs (WIPO, DEU2021-
0028, Black Card LLC v. Giuliano Canovese, Spiritual Sun Wellness and Spa
Limited, December 28, 2021, , denied, sole
panelist Nick J. Gardner ; Forum, FA2111001974395, Platinum Luxury
Auctions LLC v. Sherman L. Ragland, II, December 28,
2021, and , denied, sole
panelist Paul M. DeCicco).
2. La transaction conclue en cours de procédure extrajudiciaire est
relativement fréquente. En voici quelques exemples récents, à la
cavalcade : WIPO, DNL2021-0056, OANDA Corporation, ,
Terminated ; WIPO, DAU2021-0030, Ethique Limited, ,
Terminated ; WIPO, D2021-3414, Tradera Sweden AB, ,
Terminated ; WIPO, D2021-3742, Comité national olympique et sportif
français, , Terminated ; WIPO, D2021-
3403, Laboratoires Expanscience, ,
Terminated ; WIPO, D2021-3995, Banque De France, , Terminated ; WIPO, D2021-3607, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG,
, Terminated ; WIPO, D2021-3688, LEA Nature
Services, and , Terminated ; WIPO,
D2021-3695, LIBBS Farmacêutica Ltda., , Terminated).
Compte tenu du caractère confidentiel de la transaction, il n'est pas
www.iptwins.com info@iptwins.com +33 (0)1 42 78 93 12possible ni même souhaitable de connaître les concessions faites de part
et d'autre. Cependant, dans la grande majorité des cas, la raison est de
nature financière. En effet, si le défendeur consent à transférer le nom de
domaine à titre gratuit ou moyennant le paiement d'une une somme
raisonnable, le demandeur peut avoir intérêt à retirer sa plainte. C'est tout
particulièrement le cas si la plainte, soumise au Centre d'Arbitrage et de
Médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
(OMPI), est retirée avant la formation de la commission administrative. En
pareille situation, l'OMPI rembourse une partie des frais engagés au jour
de la soumission de la plainte, dont le montant varie en fonction du travail
accompli par le centre (v. Barème des taxes applicables aux principes UDRP :
ompi.int).
3. L'adage "qui ne dit mot consent" ne s'applique pas ! Dans l'affaire
Forum FA2111001974940, concernant le nom de domaine
, le défendeur espérait conserver ce dernier en faisant
valoir qu'il avait préalablement sollicité une autorisation auprès de la
société Bytedance Ltd., propriétaire de la marque "Tik Tok". Celle-ci
n'ayant pas répondu, le défendeur s'était senti libre de créer et utiliser
ledit nom de domaine (Forum, FA2111001974940, Bytedance Ltd. v.
Redacted for Privacy / Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf,
December 24, 2021, , transfer, sole panelist Darryl C.
Wilson).
4. La société Niantic a été contrainte d'engager une procédure UDRP
afin d'obtenir le transfert du nom de domaine niantic.careers. Cette
extension fut au coeur de plusieurs procédures au cours de l'année 2021
(WIPO, D2021-2155, Klarna Bank AB v. Withheld for Privacy Purposes,
Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf / Gabriella Garlo,
August 24, 2021, , transfer, panelist Martin
Schwimmer ; WIPO, D2021-1165, Callaway Golf Company v. Withheld for
Privacy Purposes, Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf /
Anthony Fulce, Callaway Golf, May 24, 2021, ,
transfer, panelist Colin T. O'Brien ; WIPO, D2021-2654, Sandbox Studio,
LLC v. Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf / Daniel Matthew,
Deckers Brands, October 6, 2021, , transfer, sole
www.iptwins.com info@iptwins.com +33 (0)1 42 78 93 12panelist Harrie R. Samaras ; WIPO, D2021-3629, Sandbox Studio, LLC v.
Robert carpi, December 14, 2021, , transfer,
sole panelist Ingrīda Kariņa-Bērziņa ; WIPO, D2021-1428, Virgin
Enterprises Limited v. Withheld for Privacy Purposes, Privacy service
provided by Withheld for Privacy ehf / Daniel Kim, July 12, 2021,
, transfer, sole panelist Andrea Mondini ; WIPO,
D2021-2885, Equinor ASA v. Withheld for Privacy Purposes, Privacy Service
Provided by Withheld for Privacy ehf / Gabriella Garlo, December 8, 2021,
, transfer, sole panelist Federica Togo ; WIPO, D2021-
2270, Regeneron Pharmaceuticals, Inc. v. Privacy service provided by
Withheld for Privacy ehf / Gabriella Garlo, October 6, 2021,
, transfer, sole panelist Benoit Van Asbroeck). Il
pourrait être judicieux de s'assurer du contrôle de l'extension .careers, de
même que .career, .jobs ou encore .hr (Croatie).
5. Nous le répétons incessamment dans ces colonnes : le
gestionnaire de portefeuilles de noms de domaine doit consacrer
une attention consciencieuse aux extensions spécialement créées
pour le secteur d'activité de la marque concernée. Dans notre
sélection mensuelle précédente, nous évoquions le cas du nom de
domaine , récupéré par une agence de publicité
(iptwins.com, 2021-12-03, n° 3). C'est un cas similaire, parmi tant d'autres,
qui faisait l'objet de la procédure CAC UDRP 104089, concernant le nom
de domaine , identique à la marque "PAYSEND",
enregistrée pour des services financiers (CAC, UDRP, 104089, PaySend
Group Limited v. Anatolii Lenchenko, 2021-12-15, ,
transfer, sole panelist Anthony Gold). Voilà bien un nom de domaine que
la société demanderesse sera heureuse de conserver et de faire fructifier.
6. Dans le même ordre d'idée, la société Bouygues, qui oeuvre dans
plusieurs secteurs, dont celui de la construction, a dû engager une
procédure afin d'obtenir le transfert du nom de domaine (CAC, UDRP, 104160, Bouygues v. Bouchon
Marlene, 2021-12-14, , transfer,
sole panelist Vojtěch Trapl). Le choix de ce nom de domaine n'est pas le
fruit du hasard puisque le nom de domaine institutionnel de cette branche
www.iptwins.com info@iptwins.com +33 (0)1 42 78 93 12du groupe Bouygues est . Nul ne pouvait
deviner qu'un cybersquatteur créerait un nom de domaine tel que
. Pour une société aux multiples
talents telle que Bouygues, il est judicieux, tant sur le plan commercial que
juridique, de s'assurer du contrôle des noms de domaine stratégiques
pour chacun des nombreux secteurs d'activité, dont
, entre autres.
7. Toujours à propos des extensions, il importe de garder un oeil sur
celles ayant trait à la vente, dont .SALE, particulièrement pendant les fêtes
de fin d'année. En effet, de telles extensions facilitent la confusion dans
l'esprit du public, pouvant ainsi placer les contrefacteurs dans une
situation confortable. L'affaire OMPI D2021-3505 en est une parfaite
démonstration. La société Gibson, célèbre fabricant de guitares, a été
amenée à engager une procédure UDRP pour récupérer le nom de
domaine , utilisé pour vendre des contrefaçons (WIPO,
D2021-3505, Gibson Brands, Inc. v. Withheld for Privacy ehf / I y, December
17, 2021, , transfer, sole panelist Dawn Osborne), nom qui
aurait pourtant dû être enregistré au préalable, par précaution et parce
qu'il est nécessaire de se soucier à la fois de l'image de marque et du
consommateur. En d’autres termes, les noms de domaine les plus intuitifs
ne peuvent être abandonnés aux cybersquatteurs et aux contrefacteurs.
En revanche, le cybersquatting du nom de domaine
était relativement moins prévisible (WIPO, D2021-3656, Gibson Brands,
Inc. v. Super Privacy Service LTD c/o Dynadot. / Wills Eldren, December 27,
2021, , transfer, sole panelist John C. McElwaine).
www.iptwins.com info@iptwins.com +33 (0)1 42 78 93 128. .IO n'est pas une nouvelle extension. Néanmoins, ce ccTLD alloué
au Territoire britannique de l'océan Indien (British Indian Ocean
Territory) a le vent en poupe. Dernièrement, c'est Bayerische Motoren
Werke AG (BMW) qui a dû engager une procédure pour le nom de
domaine (WIPO, DIO2021-0012, Bayerische Motoren Werke AG
v. Domain Privacy Ltd/ DNS Admin, October 1, 2021, , transfer,
sole panelist Steven A. Maier), pour ne prendre qu'un exemple récent,
parmi tant d'autres.
9. Le typosquatting est le fait de créer ou d'acquérir un nom de
domaine quasi-identique à une marque dans le but d'en tirer un profit
quelconque. Cette pratique constitue la forme de cybersquatting la plus
pernicieuse. D'une part, les innombrables combinaisons de caractères
(ascii et non-ascii) rendent les possibilités de typosquatting infinies.
Autrement dit, en l'état actuel du droit, abolir le typosquatting est illusoire.
D'autre part, le risque de confusion peut-être suffisamment élevé pour
craindre des tentatives d'escroquerie en tout genre (hameçonnage en
premier lieu) ou de la vente de marchandises de contrefaçon. Les affaires
OMPI D2021-3652 et D2021-3620, qui concernent des cas de
typosquatting associés à l'usurpation présumée de l'identité d'un ou
plusieurs tiers, présentent les symptômes d'une possible escroquerie
(WIPO, D2021-3620, Compagnie de Saint-Gobain v. Name Redacted,
December 16, 2021, , transfer, sole panelist Fabrizio
Bedarida : WIPO, D2021-3652, Compagnie De Saint-Gobain v. Name
Redacted, December 16, 2021, , transfer, sole panelist
Fabrizio Bedarida). Dans la même veine, on mentionnera également le
nom de domaine , qui ne diffère de la
marque "Boehringer Ingelheim" que par l'absence de la lettre "L" (CAC,
UDRP, 104178, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG v. khalid
chemicals, 2021-12-19, , transfer, sole
panelist Hana Císlerová).
10. Lorsque les circonstances le permettent, il est possible et même
souhaitable de soumettre une plainte visant plusieurs noms de
domaine. Ainsi, dans l'affaire D2021-3201, la société Facebook,
propriétaire des marques "OCULUS" et "QUEST", a engagé une procédure
www.iptwins.com info@iptwins.com +33 (0)1 42 78 93 12concernant trente-cinq noms de domaine. Conformément à une
jurisprudence constante, la société demanderesse devait démontrer que,
malgré l'identification d'une pluralité de défendeurs, ces noms de
domaine étaient, en réalité, contrôlés par la même personne (para. 4.11.2,
WIPO Jurisprudential Overview 3.0). En l'espèce, pour accorder
la consolidation dans une procédure unique, le tiers-décideur a retenu
les éléments suivants : i) la forte similitude des sites désignés par les noms
de domaine ; ii) la courte période pendant laquelle les noms de domaine
ont été créés, étant précisé que de nombreux noms partagent le même
date de création ; iii) trente-quatre noms de domaine ont été créés via le
même bureau d'enregistrement ; iv) les noms de domaine reproduisent
les marques OCULUS et/ou QUEST ; v) la composition des noms de
domaine, chacun reproduisant une ou deux marques en association avec
un terme générique ("buy", “clearance”, "sale", "deals", "vr") (WIPO,
D2021-3201, Facebook Technologies, LLC v. Super Privacy Service LTD c/o
Dynadot / wills eldren, Theda Folkerts, et al., December 6, 2021, transfer,
sole panelist Lynda M. Braun).
11. La société danoise Arla Foods Amba, fondée en 2000, a été
contrainte d'engager une procédure cnDRP pour récupérer le nom de
domaine (HKIAC, DCN-2101018, Arla Foods Amba v.
Wu Yanrong / 吴艳荣, December 14, 2021, , transfer,
sole panelist Shirley Lin). Sur le fond, la demanderesse faisait valoir ses
droits en se prévalant de ses marques internationales désignant la Chine
et sur ses noms de domaine, dont (Chine). Arla Foods
Amba n'a donc eu aucune difficulté à obtenir le transfert du nom de
domaine. Sur le plan procédural, Pour rappel, la procédure chinoise, dite
cnDRP, prévoit un délai de prescription de trois ans à compter de la
création ou de l'acquisition du nom de domaine (s'agissant de l'acquisition,
v. iptwins.com, 2020-12-06). En l'espèce, le nom de domaine avait été créé
en novembre 2020, soit environ un an avant le début de la procédure, ce
qui correspond au délai moyen de réaction des propriétaires de marques
(iptwins.com, 2020-11-30). Enfin, méfions-nous des noms de domaine de
troisième niveau, en particulier en Chine : .com.cn, .net.cn ou
encore .org.cn. Arla Foods Amba a également obtenu le transfert, au
Royaume-Uni, du nom de domaine (Nominet,
www.iptwins.com info@iptwins.com +33 (0)1 42 78 93 12Summary Decision D00024134, Arla Foods Amba and 256 Digital Agency,
2 December 2021, , transfer, sole panelist Jason
Rawkins). Rien ne permet d'affirmer, en l'espèce, que les défendeurs dans
les procédures chinoise et britannique soient, en réalité, la même
personne. Cependant, une telle situation peut se présenter et, compte tenu
de la similarité des principes et règles régissant les règlement
extrajudiciaires des noms de domaine, il ne serait pas vain de mener une
réflexion sur la jonction de procédures en présence de noms de domaine
régis par différents règlements.
12. Eu égard aux domaines de troisième niveau chinois, les
décisions du CIETAC offrent de nombreux exemples récents, dont les
affaires CIETAC, CND-2021000042, 爱萃科公司（ATRECA, INC.) v. 刘美生,
2021-12-31, , transfer, sole panelist 霍爱民 et CIETAC,
CND-2021000053, 嘉 莉 慧 芭 国 际 股 份 公 司 （ GERRY WEBER
INTERNATIONAL AG) v. 王晓文, 2021-12-27, , transfer,
sole panelist 李勇.
13. La société française Établissements Sogal a obtenu le transfert
du nom de domaine . Pour rappel, la DRS Policy britannique
n'attend pas du demandeur qu'il soit propriétaire d'une marque
enregistrée au Royaume-Uni (Nominet DRS Policy : nominet.uk), pas plus
que les règles régissant l'enregistrement des noms de domaine
britanniques, à tout le moins pour le .co.uk et le .uk (Nominet Registration
Rules : nominet.uk). Cependant, il n'en demeure pas moins que le
demandeur doit établir l'existence de ses droits antérieurs. En l'espèce, le
tiers-décideur a considéré, entre autres arguments, qu'au regard
du chiffre d'affaires de la société demanderesse, cette dernière avait
acquis des droits, bien que non enregistrés au Royaume-Uni, sur le nom
"SOGAL". En outre, l'article 5.3 de la DRS Policy prévoit que "la mauvaise
foi du défendeur est présumée s'il est prouvé que le défendeur a
effectué des enregistrements abusifs dans trois affaires DRS au cours
des deux années précédant le dépôt de la plainte" (Paragraphe 5.3,
Nominet DRS Policy : nominet.uk). La preuve de tels antécédents ayant été
www.iptwins.com info@iptwins.com +33 (0)1 42 78 93 12apportée, la mauvaise foi a été retenue et le nom de domaine, transféré
(Nominet, DRS D00024177, Établissements Sogal v. Fundacion Comercio
Electronico, 22 December 2021, , transfer, sole panelist
Mark de Brunner).
14. De prime abord, le transfert du nom de domaine
(Hong Kong) décidé à l'issue de la procédure HKIAC DHK-2100185 peut
susciter la curiosité tant les composantes du nom de domaine renvoient à
la description d'un produit (une clé numérique). Toutefois, les
circonstances ont démontré que l'utilisation illicite du nom de domaine
par le défendeur interdisait à ce dernier de se prévaloir d'un quelconque
droit ou intérêt légitime. En effet, le défendeur utilisait le nom de domaine
de manière frauduleuse (sollicitations commerciales de tiers par l'envoi
d'emails incluant l'adresse postale de la société demanderesse) (HKIAC,
DHK-2100185, Digi-Key Corporation v. Digi-Key Electronics Asia Pacific
Limited, December 14, 2021, , transfer, sole panelist
Nathalie Dreyfus). Ajoutons que, selon une jurisprudence constante,
l'utilisation illicite d'un nom de domaine ne peut jamais conférer de droit
ou intérêt légitime à son titulaire (para. 2.13 WIPO Jurisprudential
Overview).
15. L'une des règles d'or de la gestion de portefeuilles de
marques et de noms de domaine consiste à être propriétaire de la
marque et du nom de domaine correspondant, la marque et le nom
de domaine étant inséparables (d'où "IP Twins"). Ainsi, le dépôt d'une
marque italienne doit être concomitant avec l'enregistrement du nom de
domaine identique à l'élément verbal de ladite marque. L'importance de
la règle s'explique pour au moins deux raisons : la nécessité de recourir au
nom de domaine sur le plan marketing et la sécurisation juridique du nom
de domaine. L'affaire itDRP concernant le nom de
domaine en est une parfaite illustration. La société
italienne Solgar, propriétaire de marques italiennes comportant l'élément
verbal "Bendessere", déposées en 2016, avait omis d'enregistrer le nom
de domaine qui, par conséquent, fut créé par un tiers en
2020. S'en est suivi une procédure itDRP à l'issue de laquelle, il convient
de s'en réjouir, la société Solgar a obtenu le transfert du nom de domaine
www.iptwins.com info@iptwins.com +33 (0)1 42 78 93 12(CRDD, Solgar Italia - Multinutrient s.p.a. v. iberAdv S.r.l.s, 13 dicembre
2021, , transfer, sole panelist Francesca d'Orsi).
16. Toujours en Italie, un litige fratricide est survenu autour du nom
de domaine , identique au nom patronymique de M.
Vincenzo Attolini, mais enregistré par la société MTZ International S.r.l.,
gérée par ses frères Giuseppe et Massimiliano Attolini. Le nom de domaine
litigieux était redirigé vers le site . Sur le plan
procédural, on relèvera deux points. Premièrement, le tiers-décideur a
maintenu sa compétence malgré l'existence d'une procédure
judiciaire devant une juridiction napolitaine. Secondement, la question
de l'acceptation de la réponse, soumise tardivement, a été soulevée. En
l'absence de demande de prorogation et à défaut d'explications
susceptibles de justifier ce retard, le tiers-décideur a considéré que la
réponse ne devait pas être prise en considération. Sur le fond, il a été
décidé, d'une part, que Giuseppe et Massimiliano Attolini ne disposaient
d'aucun droit sur le prénom "Vincenzo" et, d'autre part, que la
redirection du nom de domaine litigieux vers le site de la société
défenderesse visait à empêcher le demandeur d'exploiter ses prénom et
nom de manière commerciale. Tels sont les motifs qui ont conduit au
transfert du nom de domaine (PSRD, Vincenzo Attolini v. MTZ
International S.r.l., 21 dicembre 2021, , transfer,
sole panelist Noemi Ruda). Sur certains aspects, ce conflit rappelle les
affaires "Inès de la Fressange" et "Ducasse", de l'autre côté des Alpes.
Quoiqu'il en soit, il sera intéressant de suivre le volet judiciaire de cette
affaire, en cours devant le tribunal de Naples.
www.iptwins.com info@iptwins.com +33 (0)1 42 78 93 1217. Voilà plus de dix ans que la société italienne Mondadori Media
S.p.a., propriétaire de la marque "Grazia" désignant un journal fondé en
1938, tente de mettre la main sur le nom de domaine ,
enregistré en 1998 par une personne physique prénommée Graziella. Sur
certains aspects, ce litige-là pourrait rappeler, toujours de l'autre côté des
Alpes, celui que les juristes français connaissent sous le nom d'affaire
"Milka.fr". Après avoir saisi le juge italien en 2010, Mondadori Media a
obtenu gain de cause en 2020. Cependant, après dix ans de procédure, le
transfert du nom de domaine n'a jamais eu lieu. C'est dans ces
circonstances que Mondadori Media a initié une procédure UDRP dont la
décision a été rendue le 27 décembre 2021 (CAC, UDRP,
104163, Mondadori Media S.p.a. v. Grazia Visconti, 2021-12-27,
, transfer, sole panelist Ivett Paulovics). On y apprend que la
société italienne n'a jamais réussi à obtenir le code d'authentification
(ou auth-code), mot de passe nécessaire à la réalisation du transfert d'un
nom de domaine. Une telle situation surprend compte tenu des moyens de
coercition disponibles en droit italien pour faire exécuter un jugement
définitif. Sans surprise, la procédure extrajudiciaire s'est soldée par une
décision de transfert. Sur le terrain de la procédure, on observera que
celle-ci s'est déroulée en anglais, un autre effet de surprise puisque les
parties échangent leurs arguments en italien depuis plus de dix ans.
Emmanuel Gillet
Docteur en droit
Consultant, IP Twins
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