Stratégies et tactiques dans la création et la gestion d'un portefeuille de brevets - Présenté par : Serge Lapointe, Ph.D, Associé et Agent de ...
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Stratégies et tactiques dans la création et la gestion d’un portefeuille de brevets Présenté par : Serge Lapointe, Ph.D, Associé et Agent de brevets Charles Lupien, Avocat Événement organisé par le CRIBIQ 21 mai 2013 (Québec) et 22 mai 2013 (Montréal)
Introduction
“and boy have we patented it”
Steve Jobs,
Lancement du iPhone,
Janvier 2007
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Évolution des dépôts de demandes de
brevet au niveau mondial
Trends in Total Patent Filing
2 000 000
Patent Filings Growth Rate (%)
Patent Filings
1 500 000
1 000 000
500 000
0
Filing Year
Source: World intellectual property Indication 2009, WIPO
Source : WIPO
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Évolution des dépôts de demandes de
brevet au niveau mondial
Source: World intellectual property Indication 2009, WIPO
Source : http://www.cbc.ca/dragonsden/2012/01/infographic-patents-by-country-1995-vs-2010.html
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5
La réponse est à la fois simple…
En ne prenant aucune décision basée sur des
mythes, tels que :
• Les brevets, ça coute trop cher
• Un brevet ne me servira à rien, je n’aurai jamais
les moyens de le défendre!
• Rien n’est brevetable dans mon secteur
• La technologie évolue trop vite dans mon
domaine
• Les brevets sont trop facilement contournable
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…et complexe
Comment peut-on prendre des décisions
éclairées en matière de stratégie de propriété
intellectuelle?
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Création
de la PI
Stratégie Sensibilisation et
d’exploitation formation
Gestion
de
la PI
Stratégie Prospection
de protection de la PI
Veille
stratégique
8
Quoi protéger et comment?
Information confidentielle Secrets commerciaux
Idées, produits, méthodes,
Brevets
aspects fonctionnels
Produits, aspects visuels Dessins industriels
Produits, noms, « branding » Marques de commerce
Documents corporatifs,
Droits d’auteur
dessins techniques
9
Brevets : Il faut revoir son approche
Approche traditionnelle
Connaissances Connaissances Connaissances
R&D / Innovation R&D / Innovation R&D / Innovation
Brevet Brevet Brevet
Produits Produits Produits
Marché
10Brevets : Il faut revoir son approche
Problèmes :
• Plusieurs brevets pour des produits qui n’ont de
valeur commerciale
• Absence d’échange des connaissances (silos)
• On connait peu ou mal les brevets déjà
existants
11Brevets : Il faut revoir son approche
Les coûts sont de plus en plus élevés
• Règles et normes de plus en plus sévères
• Diminution constante du taux de succès
• Obligation de soumettre plus de preuves
• Transfert du fardeau de l’examen vers les
déposants
• Nécessité de déposer un nombre grandissant de
demandes de « continuation » ou divisionnaires
• Restrictions au niveau des revendications
12Brevets : approche stratégique et
proactive
Plus que jamais essentiel de bien identifier quoi
breveter et quand il faut le faire
• S’inspirer du plan d’affaire
• Avoir une vision globale
• Adopter une approche stratégique et proactive
13Outils pour une approche stratégique et
proactive
Exemples d’outils pour une approche
stratégique et proactive
• Rédaction d’une Politique de propriété
intellectuelle
• Mise en place de Veilles de brevets
• Implémentation au sein de l’entreprise d’un
Comité aviseur multidisciplinaire
14Outils pour une approche stratégique et
proactive
Politique de propriété intellectuelle
• Documents internes fournissant les orientations générales
en PI mais surtout des directives précises
• Employés
• Confidentialité et mesures de sécurité
• Déclarations d’invention
• Titularité des droits, cessions, etc.
• Personnes responsables
• Politiques de l’entreprise
• Objectifs
• Divulgation des inventions
• Stratégies de protection
• Quoi? Quand? Où? (par ex. Priorité 1, 2 ou 3)
• Rationalisation de la PI non employée
15Outils pour une approche stratégique et
proactive
Veilles de brevets
• Suivre les développements technologiques récents
• Accélérer ses propres programmes de R&D
• Identifier la concurrence
• Identifier des partenaires
• Anticiper les problèmes de brevetabilité et de
contrefaçon potentiels
• Déterminer l’étendue de la protection disponible
• Élargir en ajoutant des nouveaux éléments (provisoire PCT)
• Limiter les revendications si trop larges
• Déposer une nouvelle demande de brevet ? (But : agressif
ou défensif)
16Outils pour une approche stratégique et
proactive
Comité aviseur multidisciplinaire
• Pour une vision d’équipe de la prise de
décisions en matière de propriété intellectuelle :
• Développement des affaires / Marketing
• R&D
• Exploitation et Finances
• Conseiller juridique
• Spécialiste en propriété intellectuelle
• « IP Task Force »
• Message fort indiquant que la propriété intellectuelle est
un atout important qui mérite d’être surveillé et valorisé
17Outils pour une approche stratégique et
proactive
Fonctions du comité aviseur
• Concentrer les efforts de protection sur le « Noyau
technologique »
• Identifier le Noyau technologique
• Protéger le Noyau technologique
• Quelle direction voulez-vous prendre?
• Aspects clés et applications commerciales?
• Comment innover et devenir pionnier?
• Stratégie d’exploitation?
• Innover au-devant des changements
• Identification des nouveaux besoins et marchés
• Propriété intellectuelle de prochaine génération
18Approche traditionnelle vs proactive
Approche traditionnelle
Connaissances Connaissances Connaissances
R&D / Innovation R&D / Innovation R&D / Innovation
Brevet Brevet Brevet
Produits Produits Produits
Marché
19Approche traditionnelle vs proactive
Approche proactive Marché
Produits
Brevet
R&D /Innovation
Marché Marché
Produits Produits
CONNAISSANCES
Brevet Brevet
R&D /Innovation R&D /Innovation R&D /Innovation
Brevet
NOYAU TECHNOLOGIQUE
Produits
Marché
20La stratégie d’exploitation
Doit-on exploiter activement sa
PI pour générer un retour
sur investissement?
21La stratégie d’exploitation
Connaissez-vous votre écosystème?
• Compétiteurs • Acquéreurs potentiels
• Clients • Partenaires potentiels
• Fournisseurs • Investisseurs
potentiels
ATTENTION! Les tendances peuvent changer :
jeux vidéos (Disney), sites web (Facebook),
« patent trolls »
22La stratégie d’exploitation
• Ne rien faire (armes défensives)
• Vendre des brevets ou des licences
d’exploitation (extra $$$)
• Utiliser les brevets pour des partenariats
• Se positionner pour une acquisition éventuelle
• Constituer de l’équité pour financement
• Acquérir des brevets ou des licences
d’exploitation (cross-licence)
• Poursuivre des contrefacteurs
23La stratégie d’exploitation
Dans le cadre de la négociation d’une licence
• Licence v. Cession
• Propriété des améliorations
• Propriété conjointe
• Modèle de redevances
• Garanties et indemnisation
24Conclusions
Un portefeuille de propriété intellectuelle
solide est indispensable
• Les brevets, marques de commerces et autres droits de PI
sont une des pierres angulaires de plusieurs entreprises
• Les droits de PI sont le principal moyen de vous assurer
que vous tirerez des bénéfices proportionnels à vos efforts
• Peut servir de monnaie d’échange lors de poursuites de
tiers
• Peut être utilisée de manière offensive
• Bien gérée, la PI génère de la valeur
• La PI attire des capitaux (investisseur, acquéreur)
25Conclusions: Se poser les « bonnes »
questions…
• Quels sont mes objectifs d’affaires? (ventes à
l’international, fusion/acquisition, partenariats,
etc.)
• Quel est mon écosystème brevets?
• Au vu de mon écosystème brevets, quels sont
les risques de contrefaçon et de poursuites
éventuelles?
• Au vu de mon écosystème brevets et de mes
objectifs d’affaires, devrais-je protéger mes
innovations?
26Conclusions : Être Proactif
Il faut changer les mentalités et développer une
approche proactive
• Reporter et réagir à l’improviste = Occasions
manquées
• Être Proactif et Stratégique
= Avantage concurrentiel!
27Merci de votre
attention!
Serge Lapointe, Ph.D. Charles Lupien
+1 514 397 5219 +1 514 397 5263
slapointe@fasken.com clupien@fasken.comVous pouvez aussi lire
