PROTECTION DE L'INNOVATION - DU GBM Frédérique FAIVRE PETIT

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PROTECTION DE L'INNOVATION - DU GBM Frédérique FAIVRE PETIT
PROTECTION DE L’INNOVATION
                                       DU GBM
                                      10 janvier 2018

Frédérique FAIVRE PETIT

Associée – Conseil de Propriété Industrielle – Mandataire en Brevets Européens

                                    ©2013-2018 Regimbeau
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Protection de l’innovation
             Introduction

             Brevets
                      Principe
                      Coûts
                      Stratégie

             Savoir-faire – Secret
                      Organisation
                      Cahier de laboratoire

             Contrats

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Protection de l’innovation
             Introduction

             Brevets
                      Principe
                      Coûts
                      Stratégie

             Savoir-faire – Secret
                      Organisation
                      Cahier de laboratoire

             Contrats

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Protection de l’innovation
                          Contrats
                                                              Savoir faire/Secret
                                                               Cahiers de laboratoire

Bases de données
                                      Brevets
    Echantillothèque                    CCP
                                 Extension pédiatrique

           Marques,                                   Dépôt de matériel biologique
      Dessins & Modèles

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Protection de l’innovation
            Pourquoi ?

                      Valorisation des recherches et travaux
                      Visibilité / publications
                      Message de gestion et de stratégie
                      Favorise et structure les partenariats / collaborations…
                      Actif immatériel          Valeur de la société
                      Actions possibles contre tiers non autorisés
                      Audit / Investisseurs

            Comment ?
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Protection de l’innovation
             Introduction

             Brevets
                      Principe
                      Coûts
                      Stratégie

             Savoir-faire – Secret
                      Organisation
                      Cahier de laboratoire

             Contrats

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Brevets                                                                      Principe
          Qu’est-ce qu’un brevet ? …. Et une invention ?
                 Pas de définition positive mais…
                 ● … n’est pas une découverte, ni une théorie scientifique, ni une méthode
                      mathématique, ni une création esthétique, ni un plan, principe ou
                      méthode dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou
                      dans le domaine des activités économiques , ni un programme d’ordinateur
                  (Art. L611.10, al. 2 CPI)
                  ● …. n’est pas une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique du
                   corps humain ou animal, ni une méthode de diagnostic appliquée au corps
                   humain ou animal (Art. L611.16 CPI, Art. 53c) CBE)
                  ● …son exploitation n’est pas contraire à la dignité de la personne humaine, à
                    l’ordre public ou aux bonnes mœurs…(Art. L611.17 CPI, Art. 53 CBE)
                  ●….n’est ni le corps humain…, ni un procédé de clonage, …, ni l’utilisation
                   d’embryons humains à des fins industrielles…(Art. L611.18 CPI, R.28&29 CBE))
                  ●….n’est ni une race animale, ni une variété végétale ….(Art. L611.19 CPI,
                                                                             Art. 53b) CBE)

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Brevets                                                                            Principe
          Qu’est-ce qu’une invention ?

                 Un produit
                 ● un composé; matériau; polymère...
                 ● une composition; une formulation…
                 ● un dispositif; une machine….

                 Un procédé / une méthode
                 ● de fabrication; d’extraction…
                 ● d’identification de sujets à risque; de détermination d’une prédisposition ...
                 ● de traitement d’image; de conditionnement de l’air …

                 Une utilisation
                 ● pour augmenter/inhiber une fonction….
                 ● pour détecter…
                 ● pour une seconde (ou ultérieure) indication thérapeutique…

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Brevets                                                             Principe
         Qu’est-ce qu’une invention ?

                Solution à un problème technique                (1/3)

                Doit être…
                 ● NOUVELLE …

                 ● IMPLIQUER UNE ACTIVITE INVENTIVE, et

                 ● SUSCEPTIBLE D’APPLICATION INDUSTRIELLE

                 ● + SUFFISAMMENT EXPOSEE DANS LA DEMANDE

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Brevets                                                                      Principe
         Qu’est-ce qu’une invention ?

                Solution à un problème technique                         (2/3)

                Brevetabilité, les références :

                 ● L’état de la technique :… tout ce qui a été rendu accessible au public avant
                                                    la date de dépôt de la demande…
                      -   de quelque manière que ce soit
                      -   où que ce soit
                      -   par qui que ce soit
                      -   n’importe quand
                      -   quelle que soit la langue

                             NOUVEAUTE
                             ACTIVITE INVENTIVE

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Brevets                                                                                 Principe
         Qu’est-ce qu’une invention ?

                Solution à un problème technique                                (3/3)

                Brevetabilité, les références :
               ● L’homme du métier :

                      - créature – virtuelle                        personne unique ou plurielle
                                 - prudente                         ne va pas à l’encontre de préjugés
                                                                    pas de démonstrations imprévisibles
                                                                    pas de risques incalculables
                                 - savante mais pas trop ! connaissances normales du domaine
                                                                    accès à tous les éléments et moyens
                                                                    de l’état de la technique
                        - n’est pas l’inventeur !

                          ACTIVITE INVENTIVE
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Brevets                                                                      Principe
         Qu’est-ce qu’une invention ?

                Brevetabilité, les critères :

               ● La nouveauté :
                      - critère absolu
                      - est-ce que l’invention est divulguée dans un unique document ?

               ● L’activité inventive :
                      - critère plus subjectif
                      - est-ce que, pour un homme du métier, l’invention découle de manière
                        évidente de l’enseignement d’un ou plusieurs document(s) ?

              ● La suffisance de description
                      - faisabilité/reproduction de l’invention

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Brevets                                                                             Principe
             Qu’est-ce qu’un brevet ?
                      Une description
                      ●    l’art antérieur
                      ●    la problématique
                      ●    la solution = l’invention
                      ●    la description de l’invention
                      ●    les exemples
                                                                          le cœur de l’invention

                      Des revendications                                  les limites de la protection

                      ● produits / compositions
                          ● utilisations
                          ● procédés / méthodes

                      Des figures / Des séquences

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Brevets                                                                        Principe

             Qu’est-ce qu’un brevet ?

                       Une invention                                       Un territoire

                                              Une durée

                      Un droit exclusif
                      d’exploitation
                                                                 Une divulgation

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Brevets                                                                        Principe
             Qu’est-ce qu’un brevet ?

                        Une invention
                                                                           Un territoire

          Unique concept
             inventif
                                              Une durée                             Un état ou
                                                                                      Une région
                                                                 20 ans
                                                                  (+?)
                      Un droit exclusif
                      d’exploitation
                                                                 Une divulgation
          Un droit
          d’interdire
                                                                          Publication
                                                                            18 mois
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Brevets                                                                 Principe

  Investigations
  Recherches          DEPOT
                      DEPOT   Extension          Publication   Délivrance
  1ère validations             étranger
  ……

                      T= 0      T+12 mois         T+18 mois     T+2-5 ans

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Brevets                                                                 Principe

  Investigations
  Recherches          DEPOT
                      DEPOT   Extension          Publication   Délivrance    +    Maintien
  1ère validations             étranger                                          en vigueur
  ……

                      T= 0      T+12 mois         T+18 mois     T+2-5 ans

                                                                                 Jusqu’à
                                                                                 T+20 ans

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Brevets                                                                       Principe

                              Veille – Concurrence - Contrats

  Investigations
  Recherches          DEPOT
                      DEPOT         Extension          Publication   Délivrance    +    Maintien
  1ère validations                   étranger                                          en vigueur
  ……

                      T= 0            T+12 mois         T+18 mois     T+2-5 ans

                                                                                       Jusqu’à
                                                                                       T+20 ans

                                Gestion de portefeuille
                                    Investisseurs

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Brevets                                                                          Les coûts

                                    Période secrète
             1er Dépôt                   t=9/10 mois                  Publication
              t=0                        Rapport de    t=12 mois         t=18 mois     t=30/31mois
                                        Recherche

  Etat de la
  technique                                                                                  Europe
                                                                                             US
                                                       PCT
                                                                                             Japon
                         Année de priorité                                                   Australie
                                                                                             Chine
                                                                                             ……..

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Brevets                                                                            Les coûts

             €€                              €          €€                              €€€€
                                                                                         €€€€

                                   Période secrète
             1er Dépôt                   t=9/10 mois                    Publication
              t=0                        Rapport de    t=12 mois           t=18 mois     t=30/31mois
                                        Recherche

  Etat de la
  technique                                                                                    Europe      €
                                                                                               US          €
                                                       PCT
                                                                                               Japon       €
                         Année de priorité                                                     Australie   €
                                                                                               Chine       €
                                                                                               ……..        €

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Brevets                                                                  Les coûts
         Quand et pour quoi interviennent les coûts ?
                Taxes officielles / Annuités
                Honoraires du Conseil en PI
                Débours des confrères étrangers

               ● Rédaction de dépôt des demandes de brevet
               ● Préparation et dépôt des réponses aux rapports de recherche et lettres officielles
               ● Certaines étapes de procédure : requête en examen, dépôt/régularisation de
                      certaines pièces, délivrance
               ● Maintien en vigueur des demandes et brevets

            En France
            et dans chaque pays étranger

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Brevets                                                Stratégie

           Pas de portefeuille brevets sans stratégie de protection

                  Exclusivité / Divulgation
                  Territoires
                  Titulaire(s) / Inventeur(s)
                  Etude de brevetabilité
                  Liberté d’exploitation
                  Gestion / Audit
                  Contrats
                  Veille

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Brevets                                                      Stratégie

        Exclusivité ?
               Protection par brevet
               Secret

        Divulgation ?
               Défensive
               - empêcher les tiers de breveter par la suite

               Offensive
               - s’imposer sur un marché sans être bloqué par des tiers

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Brevets                                            Stratégie

        Territoires ?

               Marchés cibles
               Fabrication
               Licenciés
               Concurrents
               Population

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Brevets                                                        Stratégie

        Territoires ?

               Marchés cibles
               Fabrication                               Coûts ?
               Licenciés
               Concurrents
               Population

               Groupes de territoires selon l’importance de
               l’invention

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Brevets                                                                       Stratégie
             Qui a droit au brevet ?

                      Titulaire(s)                     Inventeur(s)

                      ● Titulaire = détenteur des droits / propriétaire
                                   - peut être le déposant ou le cessionnaire
                                   - en général = entreprise ou organisme employeur si l’inventeur
                                     est un salarié

                      ● Inventeur = toujours une personne physique
                                   - concepteur de l’invention
                                   - mission inventive (ou non)

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Brevets                                                                        Stratégie
             Qui a droit au brevet ?

                      Les problématiques:
                      ● Titulaire = doit pouvoir justifier de ses droits
                                  - si c’est l’employeur de l’inventeur , cf CPI
                                  - sinon : contrats spécifiques
                                  - propriété des résultats en cas de collaboration, contrat de
                                    consortium……
                                   - co-propriété

                      ● Inventeur = si c’est un salarié du déposant, cf CPI
                                  - sinon (mandataire social, stagiaire, thésard, post-doc…):
                                    contrats spécifiques
                                  - agents publics : régime spécifique de rémunération
                                  - désignation cruciale mais parfois « sensible »

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Brevets                                                         Stratégie

           Etude de brevetabilité
                  D’une future invention
                  Protégeable ?
                  Art antérieur = tout ce qui est accessible au public
                  Critères de brevetabilité

           Liberté d’exploitation
                  D’un projet technique ou d’une (future) invention
                  Libre d’exploitation ?
                  Art antérieur = brevets et demandes de brevets en vigueur (et
                  valides)
                  Droits des tiers

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Brevets                                                       Stratégie

            Audit de portefeuille : les investigations (1/2)

            ● Etat du portefeuille, statut des demandes et brevets

            ● Synthèse de la stratégie de protection/portée des brevets obtenus

            ● Evaluation des risques PI :
                - liberté d’exploitation (risque de contrefaçon de brevets tiers)
                - invalidation de brevet en réponse à une action en contrefaçon

            ● Vérification de la propriété et de l’origine des droits
                - désignation des inventeurs
                - contrat de copropriété
                - …….
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Brevets                                                       Stratégie

           Audit de portefeuille : les investigations (2/2)

            ● Revue des contrats (NDA, MTA, contrats de prestations de service,
               de collaboration de recherche, de licence, de consortium…)

            ● Revue de la gestion PI / savoir-faire

            ● Autres droits de PI

            ● Risques liés à d’éventuels litiges en cours ou potentiels

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Brevets                                                      Stratégie

              Veille

               ● Surveillance des concurrents
                      - produits
                      - projets
                      - partenariats
                      - portefeuille PI

               ● Surveillance de l’évolution d’une technologie
                      - cartographie / mapping

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Protection de l’innovation
             Introduction

             Brevets
                      Principe
                      Coûts
                      Stratégie

             Savoir-faire – Secret
                      Organisation
                      Cahier de laboratoire

             Contrats

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Savoir faire – Secret                                              Organisation

        Distinguer l’invention protégée du savoir-faire :

               ● Invention brevetée → demande de brevet → publication

               ● Invention non brevetée/-table → publique ou secrète ?

               ● Savoir-faire: informations techniques, secrètes et substantielles,
                                 identifiées de toutes manières appropriées.

                      Peut constituer tout ou partie de la valeur industrielle
                                 d’un laboratoire / d’une société

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Savoir faire – Secret                                      Organisation

        Questions à se poser :

               ● Information publique ou secrète ?

               ● Information secrète = (vraiment) non accessible aux tiers ?

               ● Organisation pour maintenir le secret ?

               ● Personnes tenues au secret ?

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Savoir faire – Secret                                                 Organisation

        Protection du savoir-faire :
               ● Le secret !

               ● Organiser le secret :
                      - en interne : signalétique, codes, accès restreints, contrat de travail,
                                     cahiers de laboratoire, enveloppe Soleau, stockage,
                                     règles de comportement, circulation de l’information…

                      - avec l’extérieur : signalétique, codes, accès restreints, accord de
                                            confidentialité….

                                            CONTRAIGNANT !

                ● Contrat de transfert de savoir-faire

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Savoir faire – Secret                                    Brevet v. Secret

                      BREVET                               SECRET

     Invention brevetable                     Brevetabilité douteuse / stratégie
      Titre officiel                          Gestion contraignante
      Facilement négociable                   Négociation plus délicate
      Action en contrefaçon                   Recours limité
      Publication à 18 mois                   Pas de publicité
      Coûts de protection                     Coûts non négligeables
      Important pour évaluation               Important pour évaluation
                                              Brevets tiers

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Savoir faire – Secret                                     Cahiers de laboratoire

        Le cahier de laboratoire permet à la fois de…. :

        ● garantir la traçabilité des expériences du laboratoire

        ● transmettre les connaissance du laboratoire en interne ou à des tiers
          ( Contrat de transfert de savoir-faire)

        ● éviter les déperditions
            ▫ liées aux pertes d’information
            ▫ liées au départ des chercheurs

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Savoir faire – Secret                                   Cahiers de laboratoire

 ….. et aussi :

        ● d’établir un état de la recherche du laboratoire / société
           → savoir-faire
        ● d’établir la date de la conception d’une invention
           → moins utile depuis le changement de loi aux Etat-Unis
        ● d’établir l’état des connaissances de la société à une date
          déterminée
           → informations confidentielles / non confidentielles
           → avant et pendant l’exécution du contrat
         ● d’établir la possession personnelle antérieure en France
              (Art. L.613-7 CPI)

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Savoir faire – Secret                                     Cahiers de laboratoire

        Toute personne réalisant des travaux de recherche et donc
        générant des informations dans une unité de recherche ou
        au sein d’une société:
               ● Chercheurs / Ingénieurs / Techniciens
               ● Thésards / Post-doc
               ● Stagiaire…

        Organiser la gestion et le stockage

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Protection de l’innovation
            Introduction

            Brevets
                      Principe
                      Coûts
                      Stratégie

            Savoir-faire – Secret
                      Organisation
                      Cahier de laboratoire

            Contrats

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Contrats
             Que faire d’un brevet ?                         Le valoriser !!

                      Copropriété

                      Cession

                      Licence

                      Accord de confidentialité

                      Material Transfer Agreement

                      …
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Contrats
                 Co-propriété

              ● Régime général

   Article L. 613-29 CPI : La copropriété d’une demande de brevet ou d’un brevet est régie par les
   dispositions suivantes :
   a) Chacun des copropriétaires peut exploiter l’invention à son profit, sauf à indemniser équitablement…
   b) Chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon à son seul profit….
   c) Chacun des copropriétaires peut concéder à un tiers une licence d’exploitation non exclusive à son
      profit, sauf à indemniser…
      Toutefois, le projet de concession doit être notifié…
      Dans un délai de trois mois suivant cette notification…
      A défaut d’accord dans le délai prévu…
   d) Une licence d’exploitation exclusive ne peut être accordée qu’avec l’accord de tous les copropriétaires
      ou par autorisation de justice.
   e) Chaque copropriétaire peut, à tout moment, céder sa quote-part…..

          ● Règlement de copropriété
                 - dès que possible
                 - négociations

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Contrats
                 Co-propriété

          ● Règlement de copropriété / clauses spécifiques

              A. la répartition
                      - des parts de copropriété
                      - des fruits d’exploitation
                      - des frais

               B. la gestion

               C. l’exploitation
                      - par le(s) copropriétaire(s)
                      - par un licencié

               D. sortie
                      - cession
                      - abandon de quote-part

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Protection de l’innovation
             Que faire d’un brevet ?                                        Le faire valoir !!

                      Action en contrefaçon
                      ●   exclusivité du TGI de Paris
                      ●   saisie contrefaçon
                      ●   interdiction provisoire
                      ●   action possible en référé
                      ●   assignation = action au fond
                      ●   expertise ?
                      ●   échanges de conclusions → plaidoiries →jugement
                      ●   Appel
                      ●   Cassation

                      ● Procédure nationale / Brevet national / Brevet EP
                      ● Procédure unique / futur Brevet Unitaire

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Protection de l’innovation
             Que faire des brevets… des autres ?
                                                                              Les surveiller !!
                                                                              Les attaquer !!
                      Action en nullité
                      ●   TGI Paris
                      ●   Intérêt à agir
                      ●   Remise en cause de la brevetabilité
                      ●   Effet national

                      Opposition
                      ● Office Européen des brevets
                          ●   Dans les 9 mois après la publication de la mention de délivrance
                          ●   Pas d’intérêt à agir
                          ●   Remise en cause de la brevetabilité
                          ●   Effet dans les 38 états membres

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MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

       Frédérique FAIVRE PETIT
           faivrepetit@regimbeau.eu

            www.regimbeau.eu

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