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ORDRE DES AVOCATS DE PARIS TRAVAUX COMMISSIONS OUVERTES COMMISSION BREVET, SAVOIR FAIRE ET SECRETS LA RÉFORME DU DROIT DES BREVETS : LE PROJET DE LOI PACTE RÉUNION DU 6 FÉVRIER 2019
BREVETS,
SAVOIR-FAIRE
ET SECRETS
• • PAGE 1
PHILIPPE CADRE
PROJET DE LOI Directeur Propriété Industrielle
INPI
PACTE DENIS MONEGIER DU SORBIER
MODIFICATIONS ENVISAGÉES EN VIRGINIE LEHOUX
DROIT DES BREVETS ALEXANDRE JACQUET
Avocats à la cour
• • PAGE 2
SOMMAIRE
1 ⚫ PROPOS INTRODUCTIFS
2 ⚫ ZOOM SUR LES MODIFICATIONS ENVISAGÉES
o LA CRÉATION D’UNE DEMANDE PROVISOIRE DE BREVET
o LA MODIFICATION DU RÉGIME APPLICABLE AU CERTIFICAT D'UTILITÉ
o L’INTRODUCTION D’UNE PROCÉDURE ADMINISTRATIVE D’OPPOSITION
o LE RENFORCEMENT DE LA PROCÉDURE D’EXAMEN DE LA DEMANDE DE BREVET PAR L’INPI
o LA MODIFICATION DES RÈGLES DE PRESCRIPTION
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 3
1
PROPOS INTRODUCTIFS
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 4
PROPOS INTRODUCTIFS
GÉNÉRALITÉS
• Projet de loi intitulé « plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises »
(PACTE)
• Projet présenté par le gouvernement en Conseil des ministres le 18 juin 2018 et déposé à
l’Assemblée le 19 juin 2018.
• Il a été adopté, en première lecture, par l’Assemblée nationale le 10 octobre 2018 et est
actuellement en cours d’examen devant le Sénat : séance du 5 février 2019 !
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 5
PROPOS INTRODUCTIFS
Pour le gouvernement : nouvelle étape dans la transformation économique du pays,
transformation qui est nécessaire :
- le tissu économique français comptant un nombre trop faible d’ETI et de grosses PME
alors que ce sont elles qui sont plus à même :
▪ de supporter le coût de l’innovation ;
▪ d’ouvrir des débouchés ;
▪ de se lancer sur les marchés extérieurs.
- l’économie française n’étant pas assez compétitive.
Volonté du gouvernent : transformer le modèle de notre entreprise pour l’adapter aux réalités
du XXIème siècle.
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 6
PROPOS INTRODUCTIFS
Projet de loi dédié aux entreprises, structuré autour de 3 chapitres / objectifs :
1. « Libérer les entreprises » (Chapitre I)
Assouplir un certain nombre de rigidités qui entravent la vie des entrepreneurs
faciliter la création d’entreprises et en réduire le coût
accompagner leur croissance
faciliter le rebond des entrepreneurs en cas d’échec
fluidifier les conditions de la transmission
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 7
PROPOS INTRODUCTIFS
2. Assurer une certaine justice au sein et l’égard de la société (Chapitre III)
Promouvoir des impératifs de justice au sein du monde de l’entreprise
Meilleure répartition de la richesse
Repenser la place des entreprises dans la société
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 8
PROPOS INTRODUCTIFS
3. Accroitre les capacités d’innovation des entreprises (Chapitre II)
Améliorer et diversifier les modes de financement des entreprises en s’adressant aux acteurs
privés
Moderniser la gouvernance de la Caisse des Dépôts et Consignation
Assurer le financement de l’innovation de rupture
Mise en place de dispositifs à même de protéger nos entreprises stratégiques
MISE EN PLACE DES DISPOSITIFS NÉCESSAIRES À LA PROTECTION DES INVENTIONS
DE NOS ENTREPRISES (SECTION 2 SOUS-SEC.1) et de leurs expérimentations
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 9PROPOS INTRODUCTIFS
Trois articles du projet de loi sont relatifs au droit des brevets français : Art. 40, 42 et 42 bis
Modifications envisagées (à ce stade des discussions) :
− La création d’une demande provisoire de brevet (Art.40)
− La modification du régime applicable au certificat d'utilité (Art.40)
− L’introduction d’une procédure administrative d’opposition (Art.42)
− Le renforcement de la procédure d’examen de la demande de brevet par l’INPI (Art.42 bis)
− La modification des règles de prescription (Article additionnel après Art.42 bis)
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 10PROPOS INTRODUCTIFS
Ce projet résulte d’une concertation :
- avec l’INPI
- avec les praticiens :
- lors des discussions sur le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation, de la vie économique en 2016
- en novembre 2017 dans le cadre des travaux préparatoires au projet de loi PACTE
- avec un certain nombre d’entreprises
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 112
PRINCIPALES MODIFICATIONS
ENVISAGÉES
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 122.1
LA DEMANDE PROVISOIRE DE
BREVET
- ART.40
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 13LA DEMANDE PROVISOIRE DE BREVET - ART.40
Constat (Exposé des motifs du projet) :
« Le retour d’expérience des créateurs d’entreprises innovantes et de starts-ups montre une réticence
de ces derniers à s’engager dans les démarches de protection de leurs inventions. Le système de
dépôt de brevet, par son formalisme, leur apparait souvent contraignant et couteux.
La comparaison internationale montre qu’il existe des dispositifs complémentaires, tel que le système du
« provisional patent application» (PPA) américain, qui permet de procéder, dans un premier temps et à
moindre coût, à une demande provisoire de brevet…
Dans ce contexte, il apparait nécessaire de faire évaluer les procédures du système français de propriété
industrielle, afin d’offrir aux entreprises et notamment aux PME et starts-ups, des voies d’accès plus
souples et plus progressives vers la délivrance de brevet ».
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 14LA DEMANDE PROVISOIRE DE BREVET - ART.40
Le texte du projet de loi au moment de son dépôt à l’Assemblée nationale envisageait de
créer une « demande provisoire de brevet » :
- qui se bornait à la seule description technique de l’invention, la remise des
revendications étant reportée à une phase ultérieure ;
- à terme, dans un délai maximum d’un an, le déposant pouvait choisir de compléter
sa demande ou de l’abandonner, si celle-ci ne répond plus à ses besoins, sans
formalité supplémentaire et sans divulgation aux tiers.
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 15LA DEMANDE PROVISOIRE DE BREVET - ART.40
Avis du conseil d’état sur cette disposition :
« Le Conseil d’Etat relève toutefois que l’article L. 612-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa
rédaction actuelle, issue de l’article 1er de l’ordonnance n° 2008-1301 22/44 du 11 décembre 2008, permet
déjà que la description de l'invention et les revendications (par lesquelles le déposant indique la
portée du monopole qu'il revendique) - … - soient remises séparément. La remise de la seule
description permet ainsi déjà l'attribution d'une date de dépôt, les revendications pouvant être fournies
ultérieurement.
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 16LA DEMANDE PROVISOIRE DE BREVET - ART.40
(Art.L612-2 CPI) :
« La date de dépôt de la demande de brevet est celle à laquelle le demandeur a produit les documents qui
contiennent :
a) Une indication selon laquelle un brevet est demandé ;
b) Les informations permettant d'identifier ou de communiquer avec le demandeur ;
c) Une description, même si celle-ci n'est pas conforme aux autres exigences du présent titre, ou un renvoi à
une demande déposée antérieurement dans les conditions fixées par voie réglementaire. »
L’ordonnance du 11 décembre 2008 (mise en conformité avec le Patent Law Treaty)
est venue en effet supprimer les « revendications » des documents nécessaires à
l’attribution d’une date de dépôt.
Mais les articles règlementaires n’ont pas été mis à jour (R.612-3 CPI…) et exigent
toujours dans la requête en délivrance une ou plusieurs revendications.
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 17LA DEMANDE PROVISOIRE DE BREVET - ART.40
Extrait du Rapport de la Commission (au sujet de la demande provisoire) :
« La création d’une demande provisoire de brevet, qui figurait dans le projet de loi initial,
a été retirée après l’avis du Conseil d’État : en effet, cette création relève du domaine
réglementaire et sera opérée par décret, semble-t-il au plus tard en début d’année
2019.
Ce décret est en cours de rédaction par les services de l’INPI, en lien avec leur
tutelle, la direction générale des entreprises. »
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 18LA DEMANDE PROVISOIRE DE BREVET - ART.40
Question ouverte :
Les praticiens vont-ils utiliser cette demande provisoire de brevet ?
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 19LA DEMANDE PROVISOIRE DE BREVET - ART.40
+:
▪ Procédure facile, rapide et moins coûteuse (quid des taxes lors du dépôt des revendications ?)
▪ Permet d’obtenir rapidement une date de dépôt
-:
▪ Incertitude sur la portée des droits du client
▪ Procédure risquée !
• demande provisoire insuffisamment formalisée pour garantir un droit de priorité valable pour une
demande subséquente ;
• Nouveaux contentieux : rejet des revendication pour défaut de support dans le texte, nullité pour
extension (notion « d’objet de la demande » ?)
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 202.2
LES MODIFICATIONS AU
CERTIFICAT D’UTILITE
- ART.40
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 21LA MODIFICATION DU CERTIFICAT D’UTILITÉ - ART.40
Constat (Rapport de la Commission spéciale) :
« … le certificat d’utilité peut être intéressant pour protéger des inventions à durée de vie courte et dont la
protection n’a pas à être étendue à l’étranger. Son usage est particulièrement pertinent en amont du dépôt de
brevet, afin de prévenir rapidement les menaces de contrefaçon, notamment quand l’invention doit faire l’objet
d’une première présentation publique et fait ainsi courir un risque d’« auto-divulgation ».
…
Toutefois, le dispositif des certificats d’utilité n’apparaît pas pleinement satisfaisant. Ce titre est, en effet, très
peu utilisé en France. Environ 500 demandes sont faites chaque année, contre plus de 16 000 pour les
brevets.
Au contraire, son équivalent allemand est très prisé : les entreprises le considèrent comme une alternative ou
un complément utile à la demande de brevet, grâce à son système d’enregistrement rapide et peu coûteux. Plus
de 15 000 demandes ont été faites en 2013, soit 24 % de l’ensemble des dépôts, contre 3 % en France. En
Chine, les certificats d’utilité représentent 37 % des demandes de dépôt. »
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 22LA MODIFICATION DU CERTIFICAT D’UTILITÉ - ART.40
Constat (Rapport de la Commission spéciale) :
« En France, en l’état, son efficacité, comme alternative au dépôt de brevet dont le
formalisme freine parfois les inventeurs, est donc faible.
En conséquence, le présent article porte plusieurs modifications ayant pour objet de
renforcer l’attractivité du certificat d’utilité »
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 23LA MODIFICATION DU CERTIFICAT D’UTILITÉ - ART.40
Le texte du projet de loi envisage donc, pour renforcer l’attractivité du certificat d’utilité
:
− de porter sa durée de protection de 6 à 10 ans (i.e. durée du modèle d’utilité en Allemagne et
Chine) ;
− de permettre sa transformation en une demande de brevet d’invention, selon une procédure fixée
par décret et qui impliquera l’établissement d’un rapport de recherche au moment de la
transformation.
Les conditions d’octroi restent inchangées (absence de rapport de recherche).
Entrée en vigueur des modifications conditionnées par la publication d’un décret d’application devant
intervenir au plus tard un an après la promulgation de la loi.
Les certificats d’utilité délivrés avant l’entrée en vigueur de la loi ne seront pas modifiés.
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 24LA MODIFICATION DU CERTIFICAT D’UTILITÉ - ART.40
Question ouverte :
Les modifications envisagées du régime du certificat d’utilité
le rendront-il plus attractif ?
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 25LA MODIFICATION DU CERTIFICAT D’UTILITÉ - ART.40
+:
▪ Modifications envisagées (durée et transformation) …
-:
▪ Conditions de validité identiques à celles du brevet
▪ Importance du rapport de recherche pour le déposant
▪ Résistance des praticiens
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 26LA MODIFICATION DU CERTIFICAT D’UTILITÉ - ART.40
La Commission sénatoriale s’est déclarée favorable aux modifications du
certificat d’utilité (Rapport du 17 janvier 2019)
Aucun amendement déposé au Sénat sur ce point lors des débats en séance
publique du 5 février 2019
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 272.3
LA PROCÉDURE
D’OPPOSITION
- ART.42
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 28LA PROCÉDURE D’OPPOSITION - ART.42
Synthèse des constats (exposé des motifs, étude d’impact et rapport de la
commission spéciale) : 3 points
Point 1. Un nombre important d’offices de propriété industrielle ont mis en place un
système d’opposition aux brevets d’invention, offrant une possibilité de recours
administratif contre les titres délivrés ;
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 29LA PROCÉDURE D’OPPOSITION - ART.42
Point 2. En France, la nullité d’un brevet d’invention délivré par l’INPI ne peut être prononcée que dans le
cadre d’une procédure judiciaire, ce qui constitue un frein pour certains acteurs (PME, Start-Up) :
▪ psychologique (recours à la justice) ;
▪ financier (coût et longueur de la procédure)
Faible nombre d’actions en nullité (le taux moyen d’actions en nullité pour les brevets d’invention
est faible : moins de 40 procédures par an, contre environ 200 en Allemagne).
Les entreprises préfèrent modifier leur produit plutôt que de remettre en cause le monopole de leur
concurrent (brevet d’intimidation)
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 30LA PROCÉDURE D’OPPOSITION - ART.42
Point 3. Un certain nombre d’observateurs considère que le brevet Français est de faible
qualité du fait que l’activité inventive n’est pas « prouvée » / contrôlée ab initio.
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 31LA PROCÉDURE D’OPPOSITION - ART.42
Le texte du projet de loi envisage donc d’habiliter le Gouvernement à créer, par voie
d’ordonnance, un droit d’opposition aux brevets délivrés par l’INPI =
Cette procédure d’opposition se veut :
- une voie administrative de révocation ou de limitation d’un brevet délivré ;
- une voie parallèle à la voie judiciaire ;
- un dispositif simple, rapide (« délai limité ») et peu coûteux.
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 32LA PROCÉDURE D’OPPOSITION - ART.42
On sait déjà que cette procédure :
- se fera devant l’INPI
- devra veiller à « prévenir les procédures d’oppositions abusives »
➢ Par quel moyens : limitation de l’intérêt à agir ou amendes ou coût de la
procédure ?
➢ Rapport de la Commission sénatoriale du 17 janvier 2019 : a priori amendes
(OEB)
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 33LA PROCÉDURE D’OPPOSITION - ART.42
Ce que l’on ignore à ce stade :
- le délai d’opposition ;
➢ Pratique OEB : 9 mois post délivrance
➢ Délais mentionnés dans le questionnaire INPI : 6 – 9 – 12 mois
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 34LA PROCÉDURE D’OPPOSITION - ART.42
Ce que l’on ignore à ce stade :
- si le droit d’opposition sera ouvert ou nécessitera la démonstration « d’un intérêt à
agir » ;
Plaidant pour l’intérêt à agir :
+ : « veiller à prévenir les procédures abusives » = intérêt à agir ?
+ : la pratique en matière d’action en nullité devant le TGI
Questionnaire INPI :
- « quels éléments devraient alors être produits » pour justifier de cet intérêt ?
- l’INPI devrait alors être amené à se prononcer sur ces éléments
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 35LA PROCÉDURE D’OPPOSITION - ART.42
- Plaidant contre l’intérêt à agir :
- : la pratique de l’OEB et la pratique de l’INPI en matière de marque
(pas d’intérêt à agir) ;
- : les discussions en Commission spéciale :
« Le Rapporteur (au sujet d’une discussion sur l’intérêt à agir) : .. Concernant l’intérêt à agir
dans le cadre d’un dépôt de brevet, il s’agit d’occupation du domaine public. Tout le monde ayant
intérêt à agir, votre motif ne tient pas »
« M. Bruno Le Maire : Je pense que l’intérêt général est précisément que toute personne puisse
contester le maintien des brevets, qui ne sont pas valables ou qui sont dénues de fondement
juridiques, pour favoriser l’inventivité et les vrais brevets. L’intérêt général, c’est celui d’avoir des
brevets de qualité. Par ailleurs c’est la règle européenne, puisqu’aucun intérêt à agir n’est requis
dans le cadre des procédures d’opposition à l’OEB ou dans tous les autres pays européens »
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 36LA PROCÉDURE D’OPPOSITION - ART.42
Ce que l’on ignore à ce stade :
➢Quid de l’intervention hors délai du contrefacteur présumé?
Art. 105 CBE : « Le contrefacteur présumé peut produire une déclaration d'intervention dans la
procédure d'opposition dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'action en
contrefaçon a été introduite ou à laquelle il a introduit l'action visant à faire constater judiciairement
qu'il n'est pas contrefacteur. La déclaration d'intervention doit être présentée par écrit et motivée. »
Questionnaire INPI aborde cette question
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 37LA PROCÉDURE D’OPPOSITION - ART.42
Ce que l’on ignore à ce stade :
- Les motifs d’opposition :
➢ nouveauté
➢ activité inventive
➢ suffisance de description ?
➢ extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que
déposée ?
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 38LA PROCÉDURE D’OPPOSITION - ART.42
Ce que l’on ignore à ce stade :
- Procédure entièrement écrite ou possibilité d’une audience orale ?
- L’opposition pourra-t-elle faite directement au nom d’un mandataire (OEB) ?
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 39LA PROCÉDURE D’OPPOSITION - ART.42
Ce que l’on ignore à ce stade :
- Composition de la division d’opposition : Questionnaire INPI :
• Division collégiale (3 personnes)
• Participation de l’examinateur ayant délivré le brevet ?
• Participation d’un examinateur juriste ?
- Durée de la procédure ?
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 40LA PROCÉDURE D’OPPOSITION - ART.42
Ce que l’on ignore à ce stade :
- l’articulation entre la voie judiciaire et la voie administrative d’opposition
➢ « le principe d’un sursis à statuer de la juridiction durant le délai
d’opposition est privilégié à ce stade » (Extrait du Rapport de l’Etude
d’impact)
➢ Sursis « de droit » vs « de fait » (exemple TGI / opposition devant l’OEB)
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 41LA PROCÉDURE D’OPPOSITION - ART.42
Ce que l’on ignore à ce stade :
➢ Questionnaire INPI différencie selon les cas :
- Action judiciaire introduite après qu’une opposition a été formée :
• Sursis pour la demande en nullité principale (« la juridiction sursoit »)
• Sursis pour la demande en nullité reconventionnelle (« la juridiction
sursoit »)
• Sursis de l’action en contrefaçon (« la juridiction peut surseoir »)
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 42LA PROCÉDURE D’OPPOSITION - ART.42
Ce que l’on ignore à ce stade :
➢ Questionnaire INPI différencie selon les cas :
- Action judiciaire introduite avant qu’une opposition n’ait été formée :
• Sursis de la procédure d’opposition INPI en cas de demande en nullité
pendante devant le Tribunal (« la juridiction sursoit »)
• Sursis de toute action judiciaire en nullité pendant le délai d’opposition
même si pas d’opposition formée (« la juridiction sursoit »)
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 43LA PROCÉDURE D’OPPOSITION - ART.42
Ce que l’on ignore à ce stade :
- les conditions du recours des décisions d’opposition :
- la juridiction compétente (Chambre de recours à l’INPI, TGI ou CA PARIS)
• Cf. pratique marque et examen brevet (i.e. CA PARIS)
• Budget et nombre de recours prévus ne plaident pas pour une chambre
de recours… (pas mentionné d’ailleurs dans Questionnaire INPI)
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 44LA PROCÉDURE D’OPPOSITION - ART.42
Ce que l’on ignore à ce stade :
- les conditions du recours des décisions d’opposition :
- le type d’appel :
• annulation
ou
• réformation avec effet dévolutif
Impact sur la question de l’autorité de la chose jugée de la décision CA ?
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 45LA PROCÉDURE D’OPPOSITION - ART.42
Ce que l’on ignore à ce stade :
- Le montant des taxes : Questionnaire INPI :
- Taxe entre 500 et 700 euros
- Taxe supp en fonction :
• du nombre de revendications attaquées
• de procédure orale
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 46LA PROCÉDURE D’OPPOSITION - ART.42
Question ouverte :
Intérêt de la procédure d’opposition ?
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 47LA PROCÉDURE D’OPPOSITION - ART.42
+:
▪ Nouvel arsenal juridique / aligement sur la pratique de l’OEB
▪ Facilitera la remise en cause des brevets FR
▪ Renforcement de la valeur juridique du brevet délivré par l’INPI ?
-:
▪ Moyen de l’INPI ? i.e. nouvelle organisation, mise en place de nouveaux
moyens matériels et humains (effectif et formation)
▪ « Réduira la charge du TGI de Paris » ?
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 48LA PROCÉDURE D’OPPOSITION - ART.42
Aucun amendement déposé au Sénat sur ce point lors des débats en séance
publique du 5 février 2019
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 492.4
L’EXAMEN RENFORCÉ
- ART.42 BIS
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 50L’EXAMEN RENFORCÉ - ART.42 BIS
Le projet de loi PACTE prévoit de modifier l’article L612-12 CPI et d’étendre le
contrôle effectué par l’INPI, en lui offrant la possibilité de rejeter une demande de
brevet :
− pour défaut de nouveauté (et non plus pour défaut « manifeste » de
nouveauté) ;
− pour défaut d’activité inventive ;
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 51L’EXAMEN RENFORCÉ - ART.42 BIS
➢ Cette disposition ne figurait pas dans le projet de loi initial et n’a pas fait l’objet d’une étude
d’impact, cette dernière indiquant même que :
« L’instruction des demandes de brevets par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) est
aujourd’hui critiquée, en raison de l’absence d’examen au fond des critères de brevetabilité
(nouveauté, invention impliquant une activité inventive, invention susceptible d’application
industrielle). La sécurité juridique du brevet français est considérée moindre du fait de cette absence
de rejet par l’INPI des demandes de brevet présentant un défaut d’activité inventive. Comme le note
la Cour des Comptes dans son référé du 20 octobre 2014, il apparaît cependant que «
l’instauration d’un examen au fond n’est guère envisageable, eu égard aux moyens
substantiels qu’il faudrait mobiliser pour un volume d’activité limité à la France »
(Cour des comptes (2014), référé n° 70807, Institut national de la propriété industrielle (INPI) »
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 52L’EXAMEN RENFORCÉ - ART.42 BIS
➢ Le recours à un examen renforcé était également écarté par le rapporteur de la
Commission spéciale :
« La possibilité de créer une étude préalable et systématique du caractère inventif de
chaque demande de brevet a, en revanche, été écartée, car elle aurait été trop
complexe et aurait requis un grand nombre de personnels supplémentaire. »
(Rapport de la Commission spéciale au sujet de la procédure d’opposition)
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 53L’EXAMEN RENFORCÉ - ART.42 BIS
➢ Disposition introduite en septembre sur l’initiative de la DGE :
« M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances - Je conteste formellement
que ce soit une erreur. Au contraire, c’est une vraie avancée pour notre pays, qui s’inscrit dans
un panorama global. En effet, nous allons, ultérieurement dans la loi, réformer l’adoption
du brevet, en instaurant un contrôle d’inventivité sur le modèle allemand. M. Fasquelle a
eu raison de rappeler que les procédures différaient entre nos deux pays. Mais, étant donné
que nous allons les aligner pour le brevet, il est bon de faire de même pour le certificat
d’utilité. »
Extrait du Rapport de cette commission (échanges au sujet du certificat d’utilité)
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 54L’EXAMEN RENFORCÉ - ART.42 BIS
➢ Motivation des amendements 1012, 1656 et 1832 des 2, 3 septembre 2018 :
- Le brevet FR a une présomption de validité faible, ce qui alourdit l’office des juges et
engendre un risque important pour le détenteur ;
- Les grandes entreprises dépensent énormément de ressources à surveiller des
brevets « proches » et à engager des recours contre les brevets similaires qui ne
comportent aucune « activité inventive nouvelle » (sic).
- Pour les petits déposants, ce travail est souvent impossible ;
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 55L’EXAMEN RENFORCÉ - ART.42 BIS
➢ Motivation des amendements 1012, 1656 et 1832 des 2, 3 septembre 2018 :
- L’examen au fond :
▪ améliorera la confiance dans le système national des brevets et permettra
de faire de l’innovation un levier majeur de la croissance ;
▪ réduira les procédures de contentieux, notamment pour défaut d’activité
inventive, et renforcera ainsi la sécurité juridique de l’innovation.
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 56L’EXAMEN RENFORCÉ - ART.42 BIS
➢ Motivation des amendements 1012, 1656 et 1832 des 2, 3 septembre 2018 :
- cette modification se fera à « ISO budget » ;
- mise en place d’ici 2 ans (2 ans après la promulgation de la loi), le temps
pour l’office de s’adapter à ce changement de pratique ;
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 57L’EXAMEN RENFORCÉ - ART.42 BIS
➢ Amendement COM362 de la Commission du Sénat :
- les demandes de brevet qui feront l’objet d’un examen renforcé seront celles
dont le rapport de recherche aura été notifié au déposant postérieurement à
la date d’entrée en vigueur de la loi (i.e. 2 ans après promulgation de la loi).
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 58L’EXAMEN RENFORCÉ - ART.42 BIS
➢ 5 amendements déposés au Sénat pour supprimer l’examen renforcé
➢ Débats au Sénat en séance publique le 5 février 2019 : amendements
acceptés !
➢ L’article 42bis est supprimé par le Sénat
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 59L’EXAMEN RENFORCÉ - ART.42 BIS
Critiques des Sénateurs (débats du 5 février 2019) :
- L’adoption d’une telle mesure au détour d’un amendement sans étude d’impact est critiquable
- Exemple de l’Espagne : adoption de l’examen renforcé en 2017 = chute de 30% des dépôts en 2018
- Contraire à l’objectif de la loi : simplifier la vie des entreprises
- Moyens de l’INPI ?
Arguments du rapporteur et de M.LE MAIRE (débats du 5 février 2019) :
- La France a le taux d’annulation de brevet le plus élevé d’Europe (43% des brevets annulés contre 23% dans
les autres pays)
- Nous sommes une exception mondiale et tous les autres pays ont fait le choix d’un brevet national fort
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 60L’EXAMEN RENFORCÉ - ART.42 BIS
Prochaine étape pour l’article 42bis : Commission mixte paritaire (CMP) ?
▪ Faculté de saisine de la CMP :
- elle appartient au Premier ministre (Projet de loi)
- en cas de procédure accélérée, elle peut être demandée après une seule lecture dans chacune des
assemblées (procédure normale : deux lectures).
▪ Composition de la CMP :
- 7 représentants pour chaque assemblée : 4 de la majorité et 3 de l’opposition
- Consensus recherché mais vote du texte modificatif à la majorité
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 61L’EXAMEN RENFORCÉ - ART.42 BIS
Prochaine étape pour l’article 42bis : Commission mixte paritaire (CMP) ?
▪ Si la CMP arrive à un texte de compromis : le texte devrait être à nouveau soumis aux deux
assemblées
▪ Si la CMP n’arrive pas à s’accorder sur un texte de compromis
ou
si le Sénat rejette de nouveau :
le gouvernement peut donner le dernier mot à l’Assemblée Nationale.
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 62L’EXAMEN RENFORCÉ - ART.42 BIS
« Texte de compromis sur l’activité inventive » ?
Compte rendu analytique des débats au Sénat (5 février 2019) :
M. Alain Richard. – Nous voici devant un débat de méthode législative, il n’y a pas radicalement de bonne ou de
mauvaise solution. (M. Gérard Longuet approuve.) J’entends l’objection de M. Delahaye : il faut du temps avant
de créer une nouvelle sécurité pour les brevets car c’est de cela qu’il s’agit, de la sécurité des brevets.
Cependant, d’expérience, nous savons que manquer l’occasion d’un véhicule législatif représente une erreur ;
elle se fait rare à mesure que la législature avance. Ne serait-il pas préférable de retravailler cet article avec
l’Assemblée nationale plutôt que de l’écarter ?
…
M. Bruno Le Maire, ministre - Enfin, je salue la proposition d’Alain Richard. Trouvons un compromis sur
le critère d’inventivité. Cela suppose le retrait de ces amendements.
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 63L’EXAMEN RENFORCÉ - ART.42 BIS
Question ouverte :
Intérêt de l’examen au fond dans le système FR ?
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 64L’EXAMEN RENFORCÉ - ART.42 BIS
+
▪ Qualité des brevets FR
▪ Effet psychologique sur les investisseurs
▪ Nouveau contentieux devant la CA PARIS ?
-
▪ Architecture globale du système de brevet FR (articulation brevet EP / FR / CU)
▪ Augmentation de la durée de la procédure devant l’INPI
▪ Augmentation des coûts d’obtention d’un brevet FR
▪ Crainte de la diminution du nombre de dépôts FR…(report sur brevet EP ou abandon)
▪ Capacité de l’INPI à intégrer tout cela… (paquet marque, modèle, brevet…)
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 65L’EXAMEN RENFORCÉ - ART.42 BIS
Sur la question des effectifs de l’INPI : Rapport de la Commission sénatoriale (17
janvier 2019) :
« Votre commission a obtenu des garanties de la part de M. Bruno Le Maire… sur
l’adaptation des effectifs de l’INPI à ses nouvelles missions. Actuellement 15
ingénieurs supplémentaires devraient être recrutés pour faire face à l’introduction
de la procédure administrative d’opposition et 15 autres ingénieurs pour permettre à
l’INPI de réaliser l’examen au fond de la brevetabilité des inventions »
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 66L’EXAMEN RENFORCÉ - ART.42 BIS
Extrait de l’audition de M. LEMAIRE devant le Sénat du 12 Décembre 2018 :
« Rapporteur : La réforme des brevets nécessite de doter l'Institut national de la
propriété industrielle (INPI) en moyens humains pour y faire face. Quinze ingénieurs
supplémentaires seront nécessaires. Pouvez-vous garantir que le plafond d'emplois
de l'INPI ne sera pas abaissé ? »
« M. Bruno Le Maire : Sur le plafond d'emplois de l'INPI, aucune modification ne me
semble prévue ; il sera adapté à la nouvelle mission d'examen du critère
d'inventivité. »
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 672.5
LE RÉGIME MODIFIÉ DE
PRESCRIPTION
- ART.42 BIS
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 68LE RÉGIME MODIFIÉ DE PRESCRIPTION - ART.42 BIS
Projet d’amendement de la DGE au Sénat pour ajouter un article additionnel à l’article 42
bis prévoyant pour tous les droits de PI et du secret des affaires :
- de porter le délai de prescription de l’action civile en contrefaçon à 5 ans « à
compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaitre le dernier fait lui
permettant de l’exercer » ;
- de rendre imprescriptible l’action en nullité des droits de PI.
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 69LE RÉGIME MODIFIÉ DE PRESCRIPTION - ART.42 BIS
Objectifs :
- Clarifier le point de départ de la prescription des actions en contrefaçon :
▪ ce n’est plus le jour de la réalisation des actes de contrefaçon ;
▪ « le jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait du être connaitre le - dernier fait
- lui permettant de l’exercer » ?
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 70LE RÉGIME MODIFIÉ DE PRESCRIPTION - ART.42 BIS
Objectifs :
- Mettre fin au débat sur la prescription de l’action en nullité :
▪ Depuis la réforme de la prescription de 2008, l’action en nullité de titres de PI était
soumise au délai de droit commun (5 ans au lieu de 30 ans auparavant) ;
▪ Problème de justification de cette prescription courte pour les titres de PI ;
▪ Incertitude jurisprudentielle sur son point de départ (date du dépôt, de la
publication de sa délivrance, connaissance du titre ou du vice…).
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 71LE RÉGIME MODIFIÉ DE PRESCRIPTION - ART.42 BIS
Application dans le temps de ces dispositions :
Pour la prescription de l’action en contrefaçon : application de l’article 2222 du code
civil i.e. ne s'applique que lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de
l’entrée en vigueur de la loi. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
Pour les actions en nullité, l’absence de prescription s’applique aux titres en vigueur
le jour de l’entrée en vigueur de la loi. Elles sont sans effet sur les décisions ayant
force de chose jugée.
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 72LE RÉGIME MODIFIÉ DE PRESCRIPTION - ART.42 BIS
Question ouverte :
Des clarifications bienvenues ?
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 73LE RÉGIME MODIFIÉ DE PRESCRIPTION - ART.42 BIS
+
▪ Sécurité juridique (y compris pour les contentieux en cours)
-
▪ Légitimité de l’imprescriptibilité des actions en nullité des DPI
▪ Le véhicule ? Le fait qu’une réforme aussi fondamentale passe par le biais
d’un amendement…
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 74LE RÉGIME MODIFIÉ DE PRESCRIPTION - ART.42 BIS
➢ Amendement adopté au Sénat lors des débats en séance publique du 5
février 2019 : on ne parle plus « d’imprescriptibilité » de l’action en nullité
mais il est dit que cette action « n’est soumise à aucun délai de
prescription »
➢ Doit être encore adopté dans le cadre de la navette avec l’Assemblée
nationale ou en Commission mixte paritaire
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 75CALENDRIER
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 76CONCLUSION
Modifications Adoption Entrée en vigueur
Demande provisoire Par décret dans les prochains mois ?
Certificat d’utilité Par décret au plus tard 1 an
après la promulgation de la loi
Procédure Par ordonnance dans les 9 mois de
d’opposition
la promulgation de la loi
Examen renforcé ?
Par la loi
2 ans après la promulgation de la loi
Prescription Par la loi à la promulgation de la loi
Projet de loi PACTE • 06/02/2019 • PAGE 77• • PAGE 78
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